Товарные знаки, тождественные названиям произведений науки,
литературы, народного фольклора и искусства, а также именам,
псевдонимам и производным от них обозначениям, включая
портреты или факсимиле известных лиц
Авторы: Галифанов Геннадий, Галифанов Руслан,
Карлиев Реджеп, Галифанова Рената
В соответствии с пунктом 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.
Важно отметить, что согласно последним изменениям, внесенным в 2014 г. в ГК РФ, положения вышеупомянутых пунктов применяются также в отношении не только тождественных обозначений, но и сходных до степени смешения с указанными в них объектами.
В комментариях к данной статье кодекса разъясняется, что речь идет не только о запрете использования в товарном знаке обозначения, тождественного известному на дату подачи заявки названию произведения науки, литературы, искусства, без согласия обладателя — автора, но и иных правообладателей произведения. Кроме того, указано, что упомянутый запрет распространяется также на персонажей или цитаты из такого произведения. Причем, как указывает Э. П. Гаврилов, упомянутый выше перечень является не исчерпывающим, в связи с чем любые иные авторские произведения также могут использоваться в качестве товарных знаков, только с согласия обладателя авторского права.
Как видно из пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, запрет на регистрацию в качестве товарных знаков распространяется только на названия известных в России произведений. При этом в кодексе ничего не сказано о критериях этой известности, как и о том, что они должны соответствовать требованиям оригинальности. Однако это требование изложено Президиумом Высшего арбитражного суда РФ в постановлениях № 4894/97 от 02.12.1997 и № 6961/97 от 24.03.1998, а также в информационном письме от 28.09.1999 № 47 (п. 1 и 2), в которых указано, что одним из признаков объекта авторского права является его оригинальность. Упомянутое требование обусловлено тем, что если название произведения или имя персонажа является неоригинальным, то есть не является результатом творчества, то оно ассоциативно не увязывается с конкретным произведением. И поэтому владелец товарного знака не только не заимствует результат чужого творческого труда, но и не получает дополнительных преимуществ от того, что некий автор использовал тот же элемент в своем произведении. Например, не возникает таких ассоциаций при использовании товарных знаков «Метелица» (имя персонажа из повести А. Фадеева «Разгром»), «Армагеддон» (название известного американского фильма с участием Брюса Уиллиса), «Микроскоп» (рассказ Василия Шукшина), «Контора» (рассказ Ивана Тургенева), «Шинель» (повесть Николая Гоголя), «Метель» (повесть Александра Пушкина), «Беглец» (поэма Михаила Лермонтова), «Балаган» (роман Курта Воннегута) и т.д.
С приведенным выше мнением Э. П. Гаврилова перекликается также мнение М. Лабзина, указывающего, что термин «известные» весьма неопределенный, поскольку известность может иметь совершенно разные территориальные и иные пределы. Поэтому термин «известные» должен толковаться как «обнародованные» или, что еще лучше, как «охраняемые законодательством об авторском праве», поскольку оно охраняет и необнародованные произведения.
Вместе с тем, как показывает практика, вышеприведенная неудачная формулировка не мешает судам при разрешении споров соотносить его с соответствующими положениями ГК РФ об авторском праве и применять при разрешении тех дел, где регистрируемое в качестве товарного знака обозначение является охраняемым объектом авторского права.
То, что это действительно так, можно видеть из результатов рассмотрения Палатой по патентным спорам возражения на отказное решение экспертизы в регистрации комбинированного товарного знака «Доммай» в отношении товаров 32-го класса на основании сходства его изобразительной части до степени смешения с изобразительными элементами зарегистрированного на имя другого лица товарного знака «Эридан» в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ (регистрация № 257424). В ходе рассмотрения упомянутого возражения заявитель смог доказать наличие своего авторства на изобразительную часть знака, в связи с чем палата признала доводы возражения убедительными и приняла решение о регистрации товарного знака «Доммай».
Другим примером является возражение, поданное фирмой American Eagle Outfitters, Inc., США, в Палату по патентным спорам Роспатента против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку с изображением между словами Complices и Eagle летящего орла с распростертыми крыльями (регистрация № 356086). В качестве основания для прекращения действия товарного знака заявитель представил документальные доказательства о принадлежности ему авторского права на данное изображение орла, а именно двухмерный макет под названием Flying Eagle, зарегистрированный Бюро по охране авторских прав США в качестве произведения изобразительного искусства ранее приоритета оспариваемого товарного знака. Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными и в соответствии с пунктом 9 ст. 1483 ГК РФ и статьи 2 (6), Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений вынесла решение о прекращении действия вышеупомянутого товарного знака.
Следует отметить, что экспертиза товарных знаков, содержащих название произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения, произведение искусства или его фрагмент, представляет известные трудности, поскольку эксперт не всегда располагает сведениями о таких объектах. Если же он попытается получить такие сведения через Интернет, то практически всегда найдет интересующее его словесное обозначение, каким бы оно ни было. Стоит ввести в поисковик Google, например, такие словесные обозначения, как «Собачий смех», «Солнечная грусть», «Ночные шорохи», «Забытая радость», «Дым и пепел», «Тихий гром», «Страстный ветер», «Колючий звук», «Лохматый вечер», «Ночные кружева», «Знойный холод», «Светлое слово», и тут же появится не менее десятка выкладок в отношении этого самого смеха, грусти, шорохов и т. д. Причем практически все они не что иное, как достаточно оригинальные названия или цитаты из литературных или окололитературных произведений. В результате возникнет патовая ситуация, при которой эксперт не сможет решить, как ему быть: отказать в регистрации или, невзирая на налагаемый кодексом запрет, выдать положительное решение. В кодексе, правда, указано, что названия этих произведений должны быть известными в России. Однако степень этой известности оставляется на усмотрение эксперта, чем порождается правовая неопределенность в оценке известности произведения.
По справедливому замечанию М. Эпштейна, только те названия литературных произведений могут быть положены в качестве основания для отказа в регистрации товарных знаков, которые ассоциируются с определенными литературными произведениями в сознании потребителя. В частности, для большинства названий, состоящих из нескольких слов («Поднятая целина», «Доктор Живаго», «Князь Серебряный», «Горячий снег», «Очарованный странник», «Решающий шаг», «Унесенные ветром»), регистрация знака может быть отклонена на основе не столько известности, сколько оригинальности названий этих произведений . Изложенное однако не означает, что названия произведений, состоящие из одного слова, не могут стать основанием для отказа в регистрации товарного знака. Такие названия обычно относятся к числу вымышленных, как, например, фантастический роман «Аэлита» Алексея Толстого, повесть «Шамбала» Николая Рериха, стихотворение Эдгара Аллана По «Эльдорадо» и т.д.
Определенная ясность в трактовке возможности регистрации в качестве товарных знаков названий произведений содержится в комментариях к ранее действовавшему закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в которых говорится о необходимости рассмотрения таких обозначений с точки зрения их различительной способности. В качестве примера таких обозначений приводятся названия широко известных в РФ произведений Л. Толстого «Война и мир», Я. Гашека «Бравый солдат Швейк», мультфильма «Ну, погоди!». К их числу можно причислить также такие названия, как «Лебединое озеро», «Пиковая дама», «Спящая красавица», «Чио-Чио-сан», «Остап Бендер» и др.
Иначе могут быть оценены такие общеупотребительные обозначения, как «ревизор» и «финансист», являющиеся названиями достаточно известных произведений соответственно Н. Гоголя и Т. Драйзера. Исходя из требований кодекса в отношении товаров строительной организации, услуг налоговой службы и банка эти обозначения могут рассматриваться как неохраноспособные, поскольку указывают на характер профессиональной деятельности отдельных лиц.
Однако в том случае, если название произведения не является оригинальным и является независимым в отношении обозначаемых им товаров, то такое название может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и Роспатент не удовлетворяет возражения против их регистрации. Примером может служить возражение Ливенской кондитерской фабрики против регистрации товарного знака «Юбилейное» на основании его тождественности названию стихотворения В. В. Маяковского «Юбилейное». Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав, что слово «юбилейное» входит в общеязыковой фонд русского языка, в связи с чем не может быть расценено как результат творческой деятельности В. В. Маяковского. Аналогично этому слово «алло» из песни «Алло-алло» было признано Роспатентом не являющимся результатом творческой деятельности, вследствие чего не могущим выступать в качестве объекта авторского права. Судебными инстанциями различного уровня также было вынесено решение о том, что словосочетание «бандитский Петербург» не содержит творческого начала, является неоригинальным, вследствие чего нет оснований причислить его к произведениям литературного творчества и, следовательно, нет необходимости испрашивания согласия у обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию этого словосочетания в качестве товарного знака.
Отдельного внимания заслуживает проблема столкновения прав на товарные знаки и средства массовой информации (СМИ). Это обусловлено тем, что в последние годы наблюдается увеличение количества конфликтов между правообладателями товарных знаков и названиями СМИ. Причем при рассмотрении такого рода дел суды руководствуются зачастую противоположными подходами, что свидетельствует о наличии законодательного пробела в вопросе о соотношении прав на товарный знак и название СМИ. В значительной мере это связано с тем, что в отличие от товарного знака гражданское законодательство не относит название СМИ к числу охраняемых средств индивидуализации, не содержит его нормативного определения, не определяет его функции и режим использования. В соответствии с принятым в 1991 г. законом РФ «О средствах массовой информации» под СМИ понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц периодически распространяемые печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, в том числе радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, имеющие постоянное название. При этом запрещается регистрация любого журнала, газеты, радиопрограммы и т. д., если их название является идентичным или сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным СМИ. Такое требование вытекает из п. 10 постановления пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона РФ “О СМИ”», в соответствии с которым «основная функция названия СМИ заключается в идентификации СМИ для своей аудитории и потенциальных потребителей на рынке средств массовой информации».
Из упомянутого разъяснения следует, что название СМИ хотя и выполняет сходную с товарным знаком функцию индивидуализации, но вместе с тем имеет много существенных отличий. В частности, название СМИ индивидуализирует учрежденное определенным лицом СМИ, играющее особую роль в обществе, в связи с чем законодательство устанавливает специальные правила их регистрации, выпуска и т. п., что отличает их от обычных товаров и услуг. Имеются отличия также по условиям регистрации, срокам ее действия, необходимости продления, субъектности (учредитель СМИ и правообладатель товарного знака), основаниям для прекращения действия и т. д. Вместе с тем нет внятной законодательной нормы относительно предоставления учредителю СМИ исключительного права пользования названием СМИ с запретом на такое использование без согласия учредителя другими лицами, в том числе в составе товарных знаков, фирменных наименований и других обозначений, права на которые возникли позднее.
Имеется ряд примеров, когда арбитражные суды принимали решение в пользу учредителя СМИ в спорах с владельцами товарных знаков в случаях, когда название СМИ было зарегистрировано ранее приоритетной даты товарного знака. Так было, в частности, в споре между владельцем товарного знака «Кузьмич» (16, 29, 42-й классы МКТУ) (истец) и «Издательским домом “Собеседник-К”» (ответчик). По итогам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении исковых требований на том основании, что название СМИ зарегистрировано ранее предоставления правовой охраны товарному знаку. Аналогичным образом разрешился судебный спор между владельцем товарного знака «Аргументы и время» (истец) c приоритетом от 8 февраля 2006 г. и издателем еженедельной газеты «Аргументы i время» (ответчик), зарегистрированной 28 декабря 2005 г. Здесь также спор завершился в пользу издателя газеты со ссылкой, что регистрация газеты под названием «Аргументы i время» была произведена ранее приоритетной даты товарного знака под аналогичным названием.
Вместе с тем в ряде дел суды отнесли названия СМИ к неохраняемым средствам индивидуализации, вследствие чего на них не распространяется исключительное право пользования, и потому название СМИ не подлежит правовой защите. На основании такого заключения суды выносили решения в пользу правообладателей товарных знаков даже в тех случаях, когда дата регистрации СМИ предшествовала приоритетной дате товарного знака. В частности, в судебном споре между издателем газеты «Персона» ЗАО «Фирма “Информбюро”», обладателем товарного знака «Персона» (16-й класс МКТУ) с датой приоритета от 14 июня 1998 г. (истец) и ООО «ИИЦ «Новый Арбат — 1», издателем журнала «Персона», зарегистрированного 22 декабря 1997 г. (ответчик), суд удовлетворил требования истца. При этом суд не принял во внимание, что название СМИ зарегистрировано ранее приоритетной даты товарного знака, сославшись на то, что действия ответчика по выпуску журнала «Персона» нарушают исключительные права истца на принадлежащий ему товарный знак.
В другом деле по спору между владельцем товарного знака «Экономическая газета» (истец) и издателем СМИ под названием «Экономическая газета» (ответчик) суд указал, что регистрация СМИ в реестре Минпечати России закрепляет право на издание средства массовой информации с определенным названием и формой распространения и не предоставляет исключительных прав на использование названия, тогда как регистрация обозначения в качестве товарного знака предоставляет его обладателю защиту от незаконного использования этого обозначения третьими лицами.
С целью устранения правовой неопределенности относительно статуса наименования СМИ Президиум ВАС РФ предпринял попытку разрешить рассматриваемую проблему, сформулировав правовую позицию, фактически признавшую название СМИ средством индивидуализации и объектом правовой охраны, получившей отражение в постановлении Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. по результатам рассмотрения спора между владельцем товарного знака «Агробизнес» с приоритетом от 10 декабря 2002 г. (истец) и издателем журнала «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент» (ответчик), зарегистрированного в качестве СМИ 20 июня 2002 г. ВАС РФ в своем постановлении признал наличие самостоятельного права на название СМИ в качестве средства индивидуализации, приравняв его со ссылкой на ст. 8 Парижской конвенции к фирменным наименованиям, отметил его более ранний приоритет и добросовестное применение ответчиком названия журнала без расширения объема его использования. Кроме того, суд посчитал, что полное название журнала ответчика отличается от товарного знака, что исключает опасность смешения двух обозначений, в связи чем не удовлетворил исковые требования.
В рамках другого дела о столкновении прав на товарный знак «Человек и закон» (истец) и названия СМИ «Человек и закон» (ответчик), имевшего схожую фабулу, Президиум ВАС РФ в постановлении от 17 января 2012 г. № 5282/11 также встал на защиту владельца названия СМИ. При этом суд аргументировал свою позицию тем, что истец злоупотребил своими правами, зарегистрировав свой товарный знак позднее регистрации названия СМИ, а также тем, что у истца отсутствовали основания для запрещения использования названия СМИ, поскольку издатель добросовестно использовал его до даты приоритета товарного знака.
Положительно оценивая попытку устранить коллизию между товарными знаками и названиями СМИ, следует отметить, что Постановление ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. не основано на нормах действующего законодательства. В частности, старшинство прав (п. 6 ст. 1252 ГК РФ) применяется лишь при столкновении прав между товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением, но не в отношении названий СМИ. Кроме того, положения ст. 8 Парижской конвенции относятся к фирменным наименованиям, осуществляющим коммерческую деятельность, то есть к субъектам правоотношений, тогда как название СМИ, как это следует из постановления пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16, не является таковым и к тому же может быть учреждено некоммерческой организацией в некоммерческих целях. Изложенное свидетельствует, что для устранения коллизионных трений между товарными знаками и названиями СМИ при рассмотрении судами подобных дел необходимо внесение комплекса изменений в гражданское законодательство для установления четкого статуса названия СМИ.
Исходя из вышеприведенных примеров, можно сделать вывод, что запрет на регистрацию наименований произведений в качестве товарных знаков распространяется только на очень известные произведения, причем эти наименования должны быть к тому же оригинальными. Однако в кодексе и в комментариях к нему, как уже было показано выше, в отношении методики оценки известности и оригинальности произведений ничего не сказано, и поэтому открывается широкое поле для различных толкований этих понятий со стороны как эксперта, так и заявителя. Тем самым создается правовая неопределенность, для выхода из которой приходится нередко прибегать к судебным разбирательствам. Это в свою очередь диктует необходимость разработки Роспатентом простых и ясных рекомендаций, исключающих двусмысленную оценку степени известности и оригинальности названий литературных произведений.
Следует отметить, что ранее в соответствии с пунктом 9 ст. 1483 ГК РФ требовалось доказать наличие тождественности объекта авторского права с товарным знаком в качестве основания для отказа в его регистрации. Упомянутое требование являлось наиболее дискуссионным, поскольку не давало авторам произведений возможности в полной мере защитить их права. В частности, если следовать буквальному толкованию этого положения, то автор произведения мог оспорить регистрацию товарного знака только в случае его полного совпадения с объектом авторского права или его частью . В результате если заявитель даже весьма незначительно изменял произведение искусства (изображение, логотип), принадлежащее третьему лицу, в том числе его несущественные элементы, у автора произведения отсутствовали правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку. В такой ситуации некоторые заявители умышленно вносили незначительные отличия в заявляемое обозначение, чтобы, не меняя его по существу, избежать возможности отказа в регистрации знака на основании его тождественности с объектом авторского права. При этом почему-то не принималось во внимание, что такое использование чужого произведения является нарушением с точки зрения авторского права, а именно в соответствии со ст. 1266 ГК РФ не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений (право на неприкосновенность произведения). Теперь эта коллизия в новой редакции ГК РФ устранена.
Что касается переводных произведений, то на примере оспаривания в апелляционных и судебных инстанциях регистрации товарного знака «Винни» на имя НПО «Альтернатива» можно видеть, что суды несколько иначе трактуют вопрос схожести до степени смешения наименования персонажа литературного произведения с его представленным в транскрипции значением. Как хорошо известно, слово «Винни» является частью наименования известного английского произведения Winnie-the-Pooh and The House at Pooh Corner в переводе Б. Заходера, озаглавившего его как «Винни-Пух и все-все-все». Апелляционная и Высшая патентная палаты Роспатента аннулировали эту регистрацию со ссылкой на то, что «наличие в произведении Б. Заходера персонажа Винни дает основание для вывода о том, что этот персонаж является объектом авторского права Б. Заходера». Однако Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил жалобу владельца товарного знака и отменил решения Апелляционной и Высшей патентной палат Роспатента, указав, что слово «Винни» не является результатом творческой деятельности автора, а представляет собой слегка измененную транскрипцию распространенного уменьшительного англоязычного имени Winnie (Уинни). Кроме того, суд указал, что слово «Винни» не является точной копией известного персонажа Винни-Пух, поскольку последний имеет двойное имя.
Федеральный арбитражный суд Московского округа (постановление № КА-А40/3146-03 от 19.06.2003) отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение с мотивировкой, что данное произведение является не просто техническим переводом, а вольным пересказом. Следовательно, Б. Заходер мог изменить характер героя — медвежонка, создав, по сути, новый персонаж и наделив его вымышленным именем Винни, в связи с чем требуется установить, является ли это имя объектом авторского права. И хотя судебные акты Арбитражного суда г. Москвы и их мотивировка представляются более понятными и правильными, важно то, что и суд кассационной инстанции исходил из того, что запрет на регистрацию в качестве товарного знака распространяется только на те названия произведений и имена персонажей, которые являются самостоятельными объектами авторского права.
Тем не менее Роспатент иногда регистрирует имена известных персонажей в отношении товаров, несовместимых со светлыми художественными образами этих персонажей. Примером может служить образ героини романа Л. Н. Толстого Наташи Ростовой, чье имя было зарегистрировано в качестве двух товарных знаков в отношении алкогольных напитков (регистрации № 150379, 150961). Упомянутые регистрации, несомненно, вульгаризируют романтический образ упомянутой героини, в связи с чем, как указывает Т. Ю. Погребинская, находятся в зоне риска, поскольку могут быть аннулированы на основании противоречия принципам гуманности и морали. В то же время регистрация обозначения «Наташа Ростова» в отношении парфюмерных изделий является вполне уместной.
Определенный интерес представляет судебная практика по делам, связанным с регистрацией в качестве товарных знаков обозначений, не совпадающих во всех элементах с объектами авторского права, принадлежащих другим лицам, но производных от них. Несмотря на то что пока нельзя говорить о какой-либо окончательно сложившейся судебной практике в решении данного вопроса, тем не менее исходя из некоторых судебных решений по данным спорам, можно говорить о формировании определенного подхода при оспаривании регистрации товарного знака, являющегося производным от конкретного произведения искусства или его фрагментов.
В качестве примера можно привести судебное дело по рассмотрению заявления ООО «Старбакс» об оспаривании решения Палаты по патентным спорам о признании регистрации № 274659 (комбинированный товарный знак со словесным элементом Starbucks) недействительной на основании отсутствия тождества между изобразительным элементом товарного знака и изображением, авторские права на которое принадлежат «Старбакс Корпорейшн». Признавая решение Палаты законным и обоснованным, арбитражный суд первой инстанции указал, что заявитель не представил доказательства, свидетельствующие о согласии автора на несущественную переработку его изображения, положенного в основу товарного знака № 274659. Постановлением суда кассационной инстанции вышеуказанное решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.
Аналогичное решение было принято судом апелляционной инстанции при рассмотрении заявления ОАО «ТПГ “Кристалл”» о признании незаконным решения палаты о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку «Гжелка» по свидетельству № 239002, согласно которому упомянутый товарный знак содержит несколько измененное изображение птиц, авторские права на которое принадлежат другому лицу.
В частности, суд апелляционной инстанции отметил, что внесенные в изображение изменения были произведены без согласия автора первоначального произведения, в связи с чем использованное в спорном товарном знаке изображение является воспроизведением части чужого авторского произведения, что является основанием для признания регистрации знака «Гжелка» по свидетельству № 239002 недействительной.
Из зарубежных стран США является одной из немногих стран, в которой реально действует норма о защите прав авторов, ограничивающая регистрацию в качестве товарных знаков названий творческих произведений или их частей. Так, Руководство по производству экспертизы на товарные знаки США (далее — Руководство) содержит раздел «Возможность регистрации знаков, основанных на творческих работах», в котором законодатель оговаривает условия регистрации товарных знаков, содержащих фамилии автора творческой работы эпистолярного жанра, исполнителя, производителя фонограмм, создателя произведения искусства, а также оригинальные названия литературного произведения или произведения искусства.
В упомянутом Руководстве дана расшифровка понятия «оригинальное название», в соответствии с которой оригинальным признается название произведения, являющееся единственным в своем роде. Относительно части такого названия Руководство указывает, что оно может быть зарегистрировано, если может самостоятельно использоваться в качестве товарного знака в отрыве от полного названия произведения. Например, слово «утро» из трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» может быть совершенно спокойно отделено от названия произведения и зарегистрировано в качестве товарного знака. И наоборот, часть названия произведения Р. Киплинга «Рики-Тики-Тави» не создает отдельного коммерческого впечатления, и поэтому ей будет отказано в регистрации.
В качестве другого критерия Руководство требует использования части оригинального названия в ряде творческих работ. Например, если обозначение «Маленький паровозик» является частью названия единственной книги «Маленький паровозик, который пошел на ярмарку», то ему откажут в регистрации. Если же заявитель представит обложки других книг, таких как «Маленький паровозик идет в школу», «Маленький паровозик и большой зеленый локомотив», «Маленький паровозик в гостях у великана Кармарана», «Большие заботы Маленького паровозика», то обозначение «Маленький паровозик» будет зарегистрировано.
Третьим условием регистрации части оригинального названия является требование выполнения им функций товарного знака. Это означает, что заявителю необходимо представить доказательства того, что данная часть названия ассоциируется у потребителя с товарным знаком в отношении определенных товаров и/или услуг.
Относительно регистрации персонажей творческих работ в качестве товарных знаков Руководство указывает, что они не могут быть зарегистрированы ни при каких условиях, если даже используются в соединении с другими словами.
Совершенно по-иному обстоят дела с регистрацией товарных знаков в странах Евросоюза, в которых отсутствует законодательно закрепленный запрет о регистрации в качестве торговых марок названий произведений литературы или искусства, цитаты или персонажа из такого произведения, произведения искусства или его фрагмента. Это однако не является препятствием для судебных споров, инициируемых авторами произведений, права на которые, по их мнению, нарушаются владельцами торговых марок.
Таким образом, зарубежное законодательство содержит более-менее внятные основания для вынесения решения об отказе или регистрации обозначения, являющегося названием или частью художественного произведения. В России, к сожалению, пока эти проблемы не решены в полной мере, вследствие чего оригинальные наименования произведений не защищены должным образом от неправомерного использования третьими лицами в качестве товарных знаков. Это в свою очередь ведет к тому, что нередко возникают ситуации регистрации Роспатентом обозначений, являющихся наименованием, частью или персонажем произведений литературы и искусства.
Что касается регистраций фамилий в качестве товарных знаков, то сама по себе фамилия (имя, псевдоним, производное от них обозначение) по общему правилу обладает низкой охраноспособностью, за исключением таких редких фамилий, как Соловьев-Седой, Румянцев-Задунайский, псевдонимов типа Демьян Бедный и фамилий известных лиц. Однако в некоторых случаях регистрация обычных фамилий в качестве товарных знаков оправдана. Например, имеются такие товарные знаки, как «Вяч. Зайцев», «Федоров», «Горбачев» и т. д., регистрация которых была произведена после приобретения этими фамилиями широкой известности.
Но даже и в этом случае иногда трудно избежать возможных споров, особенно если обладателями известных фамилий являются не менее известные личности. К примеру, фамилия Федоров приобрела известность благодаря не только известному офтальмологу Федорову, но и бывшему министру финансов РФ Федорову. Согласно же кодексу для регистрации фамилий в качестве товарного знака необходимо получить разрешение на использование фамилии у самих правообладателей или их наследников. Это обусловлено тем, что использование фамилии в товарном знаке может оказать влияние на деловую репутацию и затрагивает личные неимущественные права носителей фамилии. В вышеприведенном же случае известных людей с фамилией Федоров двое, и поэтому не совсем понятно, у кого следует испрашивать разрешение на использование фамилии. Наконец, в условиях отсутствия методики отнесения отдельных людей к знаменитостям не всегда легко определить, является ли то или иное лицо известным на дату подачи заявки, другими словами, провести ту грань, за пределами которой личность можно считать знаменитой.
Такая неопределенность порождает в свою очередь противоречивые апелляционные и судебные решения, усугубляемые тем, что в России не опубликован официальный перечень признанных знаменитостями исторических лиц. К тому же в России пока слабо применяется распространенное в странах англосаксонской правовой системы прецедентное право, в соответствии с которым решение суда по конкретному делу обретает силу источника права, позволяющего устанавливать, изменять или отменять правовые нормы. Прецедентное право привлекательно тем, что оно упорядочивает и ускоряет рассмотрение схожих дел. Что касается России, здесь вынесенные в прошлом решения по схожим делам хотя и могут как-то влиять на исход рассмотрения споров по товарным знакам, тем не менее не являются основанием для аналогичного разрешения спорных ситуаций. В результате Роспатент, ссылаясь на независимость делопроизводства по каждому делу, нередко выносит прямо противоположные решения при рассмотрении схожих апелляций, что воспринимается как явная несправедливость.
Так, например, Палата по патентным спорам Роспатента не удовлетворила возражение заявителя против отказа экспертизы в регистрации товарного знака «Семен Дежнев» по заявке № 2006702010/50 в отношении товаров 33-го класса МКТУ. В обоснование своей позиции палата указала, что Семен Дежнев был известным русским землепроходцем-мореходом, его имя является достоянием истории, и поэтому такая регистрация противоречила бы общественным интересам. При этом ссылки заявителя, что он является правообладателем товарного знака «Федот Попов» (регистрация № 345647, 33-й класс МКТУ) и что Федот Попов тоже был не менее значимой исторической личностью, русским землепроходцем и сподвижником Семена Дежнева, не изменили мнения палаты. В противовес этому доводу она указала, что в силу самостоятельного делопроизводства по каждой заявке регистрация товарного знака «Федот Попов» не может служить основанием для регистрации товарного знака «Семен Дежнев».
В отличие от практики рассмотрения дел Палатой по патентным спорам прецедентное право, несмотря на отсутствие де-юре, в России де-факто уже давно существует, так как суды нижестоящих инстанций при вынесении решений зачастую ориентируются на решения вышестоящих судов, особенно если пример такого решения приведен в постановлении пленумов ВАС РФ.
Вообще при регистрации фамилий известных личностей в качестве товарных знаков нужно быть предельно аккуратным к их памяти и обязательно учитывать род их прижизненной деятельности. Ведь никому не придет в голову зарегистрировать фамилию такого человека, как Бехтерев, в отношении алкогольных напитков, принимая во внимание, что этот человек активно боролся всю жизнь против употребления обществом спиртных напитков. Но если даже не боролся, то в основу вынесения решения о регистрации фамилии известного лица в качестве товарного знака в отношении алкогольных напитков не следует класть утверждения, что такая регистрация будет способствовать популяризации и сохранению памяти о великом человеке. Между тем именно это и произошло при рассмотрении Апелляционной палатой Роспатента возражения против отказа в регистрации фамилии Dostoevskiy.
Вообще Роспатентом широко практикуется отказ в регистрации в качестве товарных знаков фамилий и имен известных личностей, чья деятельность стала достоянием истории, поскольку это противоречило бы общественным интересам. Именно на этом основании, а также со ссылкой на неэтичность был совершенно справедливо дан отказ в государственной регистрации товарного знака на словесное обозначение Dostoevskiy по заявке № 2008725433/50 с приоритетом от 1 августа 2008 г., испрашиваемой на имя ООО «Русские традиции» в отношении товаров 33-го класса МКТУ. По справедливому замечанию В. Ю. Джермакяна, воспроизведение имени известного лица само по себе не может противоречить или не противоречить общественным интересам. Общественным интересам могут противоречить последствия, вызываемые в обществе таким воспроизведением имени известного лица.
В своем возражении против отказа заявитель указал, что понятие «этичность» можно определить как «соответствие правилам поведения», а регистрация заявленного обозначения не направлена на нарушение устойчивости развития общества и не противоречит правилам поведения. Кроме того, была дана ссылка на предыдущие регистрации в отношении товаров 33-го класса МКТУ таких товарных знаков, как Tchaikovski, «Волконский», «Есенин», «Пушкин», а также представлен документ от Государственного литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, выразившего согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. Доводы заявителя были признаны Палатой по патентным спорам убедительными, и принято решение о регистрации товарного знака Dostoevskiy.
Однако не сама регистрация, а то, какое основание положено в основу этого решения, не может не вызвать удивления. В кратком пересказе оно выглядит так: «Маркировка товаров именем великих людей преследует цель их популяризации, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака приведет к сохранению памяти о Ф. М. Достоевском как выдающейся личности, что согласуется с общественными интересами, а не противоречит им». Выходит, что популяризация и сохранение памяти о Ф. М. Достоевском посредством регистрации его фамилии в качестве товарного знака в отношении алкогольных напитков находится в согласии с моралью и не противоречит общественным интересам. Основание для вынесения упомянутого выше решения более чем сомнительное.
На это же самое указывает и видный специалист в сфере товарных знаков С. А. Горленко, рекомендующая при использовании объектов авторского и личного неимущественного права руководствоваться принципами этики. В частности, не регистрировать в качестве товарного знака фамилии выдающихся лиц в отношении товаров, которые могут выглядеть для ее носителя оскорбительными. К таким товарам можно, в частности, отнести алкогольные напитки, товары сексуального назначения, ядохимикаты, услуги в сфере ресторанного бизнеса и т.п.
Достаточно интересным с точки зрения отстаивания прав на использование своих фамилий в качестве товарного знака является начатый в 2012 г. пятилетний марафон по опротестованию отказных решений ФИПС в предоставлении правовой охраны обозначениям для товаров 29-го класса МКТУ, содержащим словосочетание «Братья Чебурашкины». Основанием для отказа явилось сходство заявленного к регистрации обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Чебурашка» (персонаж писателя Эдуарда Успенского Чебурашка) на имя ООО «Чебурашка» в отношении части товаров 29-го класса МКТУ (регистрация №. 181218). Особенностью данного дела является то, что братья Чебурашкины не выдуманные, а реальные личности — С. Г. Чебурашкин и В. Г. Чебурашкин, являющиеся одними из учредителей ООО совместного предприятия «ТехСтройИнвест» (впоследствии переименованного в ООО «Братья Чебурашкины»), занятого в сфере производства и поставки пищевых продуктов в Российской Федерации. Для устранения возникшего препятствия братья Чебурашкины в своем исковом заявлении сделали упор на прекращение действия товарного знака «Чебурашка» на основании его непрерывного неиспользования в отношении части товаров 29-го класса в течение последних трех лет. Кроме того, отстаивая свою позицию, братья заказали и оплатили лингвистическую экспертизу, из которой следовало, что владелец товарного знака «Чебурашка» не является изобретателем этого слова, так как это старинное русское слово, обозначающее поплавок рыбацкой сети и элемент лямок бурлацкой упряжи в Поволжье. Поскольку ответчик не представил доказательств использования своего знака в отношении части товаров 29-го класса, Арбитражный суд г. Москвы принял решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 181218 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 29-го класса МКТУ, а именно молока и молочных продуктов, масел и жиров пищевых. На основании этого решения ФИПС зарегистрировал в 2016 г. в качестве словесных товарных знаков обозначение «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» (регистрация № 561717) и обозначение «Ферма братьев Чебурашкиных» (регистрация № 530453) в отношении товаров 29-го класса.
В приведенном выше комментарии к ГК РФ особо разъясняется, что к фамилиям, имеющим двойной смысл, можно применить более либеральный подход. Речь идет, в частности, о фамилиях, которые наряду с именем собственным могут иметь иное словарное смысловое значение. Например, такие слова, как «лебедь», «кошка», «гриб», «серый», «муха», «конь» и т. д., могут одновременно означать как фамилию, так и другие понятия. В этом случае в соответствии с действующим законодательством такие обозначения не должны подпадать под запрет для регистрации, причем независимо от степени известности носителей таких фамилий.
Фамилии целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя, а не как фамилия до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть приняты во внимание результаты опросов потребителей, письменные заявления специалистов, данные об объемах продаж, рекламе и т. п., исходя из которых можно прийти к заключению, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как обозначение товаров производителя, а не как фамилию. В частности, именно на этом основании и, видимо, учитывая редкую встречаемость, была предоставлена охрана комбинированному товарному знаку «Гапочка» (регистрация № 331641, 25-й класс МКТУ) на имя индивидуального предпринимателя Ю. Ю. Гапочка, причем фамилия «Гапочка» занимает в знаке доминирующее положение.
Т. Погребинская рекомендует для преодоления отказа экспертизы в регистрации комбинированного товарного знака с достаточно часто встречаемой фамилией изменить заявленное обозначение путем увеличения изобразительного элемента знака и уменьшения словесного элемента (фамилии). В этом случае экспертиза, как правило, достаточно часто выносит решение о регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны (дискламацией) фамилии. Именно так, в частности, был зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий фамилию «Поляков» (регистрация № 340192, 17, 35 и 37-й классы МКТУ) .
Таким образом, в случаях, когда фамилия сочетается в обозначении с другими элементами, необходимо оценить ее смысловое и пространственное положение в обозначении (занимает она доминирующее или второстепенное положение) и различительную способность обозначения в целом. При этом следует учитывать, что включение в обозначение наряду с фамилией имени заявителя усиливает различительную способность обозначения.
Согласие необходимо получить не только на использование фамилии, но и имени, портрета и факсимиле указанных лиц (под факсимиле понимается полное воспроизведение подписи лица). Имя само по себе вряд ли может обладать различительной способностью. Исключение могут составлять имена тех народов России, у которых не принято использовать отчество. Вместе с тем в сочетании с отчеством имя может обладать различительной способностью (например, Александр Сергеевич, Лев Николаевич, Иосиф Виссарионович, Владимир Ильич и т. д.).
Что касается псевдонимов, то они получили довольно большое распространение. Немало известно людей, которых в первую очередь знают по их псевдониму, а не по подлинной фамилии (например, Горький, Ленин, Сталин, Молотов, Гайдар, Кукрыниксы (коллективный псевдоним) и др.).
В кодексе говорится о запрете регистрации в качестве товарных знаков тождественных с наименованиями известных людей обозначений, но ничего не сказано о сходных обозначениях. Однако выражение «производных от них обозначений» следует, по-видимому, толковать в смысле «сходных обозначений». Например, запрещено без согласия обладателя фамилии Горбачев регистрировать обозначение «Горбачевская».
Не обладают различительной способностью, позволяющей им выполнять функции товарных знаков, такие широко распространенные в России фамилии, как Иванов, Петров, Сидоров, и др. Вне зависимости от товара, для которого они предназначены, регистрация данных словесных обозначений может быть произведена только в случае придания этим обозначениям различительной способности. Это может быть достигнуто, в частности, путем исполнения фамилии оригинальным шрифтом, при добавлении имени, отчества или инициалов носителя фамилии, а также путем использования цвета и т. д. Однако упомянутое преобразование фамилий должно быть таким, чтобы изображение знака носило не словесный, а изобразительный характер и только при внимательном рассмотрении можно было бы распознать фамилию в представленном на регистрацию обозначении.
Представляет интерес зарубежная практика регистраций фамилий известных лиц в качестве товарных знаков. В Швейцарии, по данным В. В Курышева, патентное ведомство регистрирует такие фамилии, не обращая внимания на гражданство заявителя. Однако владелец известной фамилии может аннулировать эту регистрацию, если она была произведена без его согласия. Ведомство и само может отказать в регистрации в случае опосредствованной ассоциации фамилии с характером реализуемых товаров. Например, было отказано в регистрации товарного знака «Mozart» в отношении товара «аудиодискеты». Аналогично этому было отказано в правовой охране обозначению «Wilhelm Tell» на луки (13-й класс МКТУ). Вместе с тем был зарегистрирован словесный товарный знак «Einstein» для товаров 3-го и 32-го классов МКТУ.
Во Франции регистрация известных фамилий для маркировки товаров и услуг производится при условии, что такая регистрация не окажет отрицательного влияния на репутацию владельца фамилии. Так, например, из почти 50 регистраций товарного знака «Napoleon» в отношении различных классов МКТУ не все имеют отношение к семье Бонапарта, но независимо от этого, если семья Бонапарта решит, что какая-то из этих регистраций способна оказать негативное влияние на репутацию семьи, то такая регистрация может быть аннулирована.
Таким образом, зарубежное законодательство предоставляет возможность любому заявителю независимо от национальной принадлежности зарегистрировать в качестве товарного знака любую известную фамилию. Ограничения сводятся лишь к тому, что такая регистрация не должна отрицательно повлиять на репутацию носителя известной фамилии и не должна указывать на вид и назначение товара.
По мнению В. В. Курышева, для того чтобы упорядочить регистрацию фамилий известных российских лиц в качестве товарных знаков, следует внести изменения в пункт 9 (2) ст. 1483 ГК РФ о необходимости получения согласия наследников известного лица на такую регистрацию и определить компетентный орган, который должен давать на это согласие. Это мнение В. В. Курышев обосновывает тем, что по прошествии длительного времени невозможно найти наследников некоторых знаменитых личностей, например наследников Ермака, Пугачева, Долгорукова или Мономаха. К тому же известная фамилия как историческое и культурное достояние Российской Федерации не может рассматриваться только как семейная ценность, а является достоянием всего общества. В качестве компетентной организации, дающей согласие на регистрацию фамилий известных лиц, по мнению В. В. Курышева, может быть Институт истории РАН . Однако на наш взгляд, такое решение вопроса породит еще одну административную надстройку, что приведет к затягиванию делопроизводства по заявке и излишней бюрократизации ее рассмотрения.
Товарный знак, представляющий собой фамилию знаменитости (или включающий в себя такую фамилию), как правило, вызывает ассоциацию с территорией страны, с которой связывается имя этой личности. Исходя из этого подача заявки на регистрацию фамилии такой личности заявителями из другой страны может вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара. Например, регистрация на имя иностранных заявителей имен российских императоров Петра I, Александра III, Екатерины II и др. может носить дезориентирующий характер и поэтому должна быть поставлена под запрет.
Способными ввести в заблуждение потребителя могут, в частности, регистрации изображений Эйфелевой башни на имя заявителя из Бразилии, памятника Г. Жукову на Манежной площади в Москве на имя заявителя из Франции, пирамиды Хеопса или Сфинкса на имя российского заявителя, названия всемирно известного балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» на имя иностранной компании, изображения скульптуры «Медный всадник» — памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге на имя заявителя из Японии.
Интересные комментарии даны Э.П. Гавриловым в отношении столкновения права на товарный знак с некоторыми личными правами граждан. Речь идет о праве на имя, псевдоним, обозначение, производное от имени или псевдонима (клички, прозвища), портрет (право гражданина на собственное изображение), факсимиле (авторское право на подпись или особый знак). При этом имеются в виду столкновения с правами не любого гражданина, а лишь лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак. При определении известности лица на территории России могут применяться следующие критерии. Лицо должно считаться известным, если регистрация в качестве товарного знака его личных атрибутов (портрета, имени и т. п.) окажет на репутацию этого лица какое-либо влияние или, наоборот, если репутация этого лица окажет влияние на использование товарного знака.
Общее правило, содержащееся в подпункте 2 пункта 9 комментируемой статьи, состоит в том, что товарный знак, содержащий указанные атрибуты такого известного лица, может охраняться только с согласия этого лица или его наследника. По мнению Э. П. Гаврилова, в качестве наследника здесь подразумеваются только непосредственные родственники, причем наследники наследников в это понятие не входят.
Допускает регистрацию фамилий в качестве товарных знаков и законодательство других стран, однако в некоторых из них (Великобритания, США) включение фамилии в товарный знак возможно только тогда, когда эта фамилия воспринимается обособленно от конкретного человека, как указание на определенную продукцию, а не на определенного человека (приобретает вторичное значение), как, например, «Макдональдс».
Примеры из практики зарубежных стран, касающиеся столкновения знаков, воспроизводящих фамилии, являются не столь уж редкими. Так, например, по данным В. М. Мельникова, ведомством Великобритании было отказано в регистрации заявленного в отношении одежды знака Da Vinci, воспроизводящего фамилию гениального ученого и художника эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи, в связи с тем, что знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком Vinci в отношении однородных товаров. Аналогично этому в США было отказано в регистрации товарного знака «sir Winston» для чая на основании его схожести с общеизвестным знаком «Winston», которым маркируются сигареты. Вместе с тем известен и противоположный пример, когда французская фирма «House of Cartier», владеющая общеизвестным знаком «Cartier», не смогла оспорить в Аргентине товарный знак «Jean Cartier», зарегистрированный на имя румынского певца, выступающего с концертами под одноименным псевдонимом. Доводы истца о том, что услуги певца относятся к развлекательному бизнесу и далеки от производства швейных изделий, не были приняты во внимание судами двух инстанций.
Согласно французскому исследователю Полю Матели фамилия во Франции может составлять товарный знак. Однако фамилия редко принадлежит одному лицу. Зачастую ее носят несколько лиц, которые в зависимости от различных степеней родства принадлежат к одной и той же семье, или просто речь идет об однофамильцах. Какова будет свобода в отношении товарного знака, состоящего из фамилии, у владельца той же фамилии использовать ее качестве товарного знака? Эта проблема представляет собой большую практическую значимость. Вполне естественно полномочие вступать в хозяйственную деятельность под своей фамилией. Но включает ли это полномочие возможность регистрации этой же фамилии в качестве товарного знака? Французская судебная практика истолковывает это право ограничительно на том основании, что товарный знак, отделяясь от своего владельца, может передаваться третьим лицам, не имеющим никакого права на фамилию.
Интересным является решение французского суда о том, что женщина, которая сохраняет свою девичью фамилию в гражданском браке, не может претендовать на использование фамилии своего мужа.
Согласно французскому законодательству «регистрация товарного знака не является препятствием для использования того же обозначения или сходного обозначения в качестве наименования предприятия, фирмы одноименного наименования или вывески, когда такое использование заключается в достоверном применении третьим лицом своей фамилии». Однако если такое использование причиняет вред его правам, владелец зарегистрированного товарного знака может потребовать, чтобы оно было ограничено или запрещено. Отсюда вытекает, что однофамилец пользуется иногда терпимостью другого лица при использовании своей фамилии и вместе с тем в некоторых случаях владелец товарного знака имеет возможность ограничить или прекратить эту терпимость.
Признавая действие терпимости в отношении фамилии, французское законодательство не признает его в отношении имени. Хотя в одном из судебных решений указано, что терпимость может быть признана за пользователем имени, если это эффективно служит его идентификации. Так, например, суд одним из своих решений постановил: «Конкурент, имя которого Франческо, вправе использовать свое имя рядом с товарным знаком Francesco Smalto для обозначения одежды». По мнению Поля Матели, это решение является довольно спорным.
Согласно французскому законодательству вполне естественно, что однофамилец может использовать свою фамилию, предоставить же свою фамилию для использования третьему лицу нельзя, поскольку такое поведение имеет признаки обмана.
Отметим также, что согласно судейской практике, изобретенные слова не признаются охраняемым объектом авторского права, в связи с чем свободно могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Так, например, не были признаны объектом авторского права обозначения «Фтородент», «Саркров» и «Сарфлекс». Отсюда следует, как указывает М. Лабзин, что судебная практика идет по пути применения нормы о недопустимости регистрации товарного знака только в отношении объектов авторского права — оригинальных названий и имен персонажей, которые сами по себе являются произведениями творчества.
Представляет интерес анализ законодательной нормы о возможности регистрации объекта авторского права в качестве товарного знака после истечения срока действия имущественных авторских прав. Дело в том, что в период действия имущественных авторских прав должно быть получено согласие от автора произведения или его наследников на регистрацию товарного знака. После же истечения срока действия этих прав и перехода произведения в общественное достояние, как известно, допускается свободное использование произведения без выплаты вознаграждения. Логично предположить, что соответственно допускается использование произведения (названия, имени персонажа или иной части) также в качестве товарного знака. Вместе с тем такое использование возможно только тогда, когда никто другой не может обозначать им свою продукцию, иначе теряется весь смысл такого использования. Однако в этом случае, на первый взгляд, возникает коллизия с нормой о свободном использовании перешедшего в общественное достояние произведения. Однако на самом деле такой коллизии нет. Дело в том, что исключительное право в отношении произведения, зарегистрированного в качестве товарного знака, действует только для конкретных товаров и услуг, в отношении которых оно используется. Обществу же ничто не мешает неограниченно воспроизводить и иным образом использовать произведение, что и подтверждается судебной практикой.
Так, в частности, обстояло дело с рассмотрением правомерности регистрации товарного знака «Обломов». Апелляционная и Высшая патентная палаты Роспатента признали регистрацию этого товарного знака недействительной на основании противоречия общественным интересам. Однако Арбитражный суд г. Москвы отменил эти решения со ссылкой, что на данное произведение истек срок действия авторского права.
Другая коллизия, которую также следует рассмотреть, связана с имущественными авторскими правами и правами на зарегистрированный товарный знак, содержащий объект авторского права или его часть без указания имени автора, право на которое, как известно, действует бессрочно. Понятно, что такое использование результата творческой деятельности в коммерческих целях должно осуществляться с согласия обладателя имущественных авторских прав. Поэтому лицо, зарегистрировавшее чужой объект авторского права в качестве товарного знака, должно быть признано правонарушителем. Вместе с тем здесь имеются свои особенности. Дело в том, что товарный знак служит для привлечения внимания к товарам и услугам, а не к объекту авторского права, который является как бы промежуточным звеном. Другими словами, владелец знака получает прибыль от продажи товаров и услуг, к которым с помощью объекта авторского права было привлечено внимание, а не от продажи самого объекта.
Кроме того, использование объекта авторского права в качестве товарного знака невозможно с соблюдением такого личного неимущественного права, как право автора на имя. Сомнительно, чтобы какой-либо производитель товара и/или услуг проставлял рядом с логотипом имя автора произведения. Вследствие этого многие юристы высказывают точку зрения о том, что на отношения, связанные с использованием товарных знаков, не распространяется действие законодательства об авторском праве, поскольку товарные знаки не являются объектами авторского права и поэтому должны быть выведены из авторско-правовой охраны. В результате получается, что авторские права могут быть прекращены или по крайней мере приостановлены не по воле правообладателя, что недопустимо.
Несмотря на то что указанная точка зрения выглядит недостаточно обоснованной, тем не менее она существует, более того, поддержана судебной практикой и легла в основу положения о том, что обладатель авторских прав может опротестовать регистрацию товарного знака, содержащего объект авторского права, посредством обращения в Палату по патентным спорам. Запретить же самому использование зарегистрированного товарного знака до вступления в силу решения указанной палаты он не вправе.
Следует сказать также и о том, что зарегистрированные в качестве товарных знаков произведения устного народного творчества в случае их опротестования заинтересованными лицами могут быть на основании противоречия общественным интересам и наличия признаков недобросовестной конкуренции лишены правовой охраны. Именно так произошло с товарным знаком «Тамбовский волк» (регистрация № 352557 от 10.06.2008), зарегистрированным на имя предпринимателя Н. С. Хомутова в отношении товаров 21-го класса. Решением Роспатента от 31.01.2017 предоставление правовой охраны этому товарному знаку было признано недействительным полностью. Основанием для такого решения явилось постановление УФАС, подкрепленное 18 февраля 2016 г. вердиктом Арбитражного суда Тамбовской области, в соответствии с которым обозначение «Тамбовский волк» должно быть исключено из реестра товарных знаков, поскольку является широко распространенным фольклорным персонажем Тамбовской местности, передающимся из поколения в поколение много лет и представляющим социальную, экономическую и культурную значимость. Кроме того, было констатировано, что фразеологизм «Тамбовский волк» в качестве народного достояния получил отражение в литературе, живописи, скульптуре, сувенирной продукции, названиях фирм, кафе и ресторанов, в связи с чем в самой сути регистрации данного товарного знака и его использования просматривается недобросовестная конкуренция по отношению к другим участникам рынка.
Аналогично этому обозначение «Тамбовский волк» по регистрации № 494388 от 01.03.2000 (1, 2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 34, 36, 38, 39-й классы МКТУ), переданное в 2016 г. по договору отчуждения от С. Н. Хомутова к ООО «АгроСоюз», 31 января 2017 г. было признано Роспатентом на основании решений УФАС и судебных органов частично недействительным в отношении ряда товаров в вышеприведенных классах МКТУ.
Справедливости ради следует отметить, что ввиду своей популярности обозначение «Тамбовский волк», несмотря на свою принадлежность к народному фольклору, было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении целого ряда классов МКТУ как на имя Н. С. Хомутова, так и на имя многих других лиц в отношении самых разных классов МКТУ, причем все они продолжают действовать. В частности, продолжают оставаться в силе выданные на имя Н. С. Хомутова регистрации товарных знаков № 467472 (40-й класс МКТУ), № 498859 (6, 11, 15, 17, 19, 26, 27-й классы МКТУ), № 510772 (8-й класс МКТУ), № 535954 (3, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 34-й классы МКТУ).
Из других зарегистрированных на имя иных лиц обозначений «Тамбовский волк» продолжают действовать регистрации № 565164 (29-й класс МКТУ) на имя ООО «АгроСоюз», № 201579 (32, 33 и 43-й классы МКТУ) и № 154285 (32-й класс МКТУ) на имя ЗАО «Волковский спиртзавод», № 182275 (1, 2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 42-й классы МКТУ) на имя ООО «Вперед Плюс, № 256496 (30-й класс МКТУ) и № 177001 (30-й класс МКТУ) на имя ООО «Кондитерская фабрика «ТАКФ», № 521492 (34-й класс МКТУ) на имя ООО «Моршанская табачная фабрика», № 414305 (41, 43-й классы МКТУ) на имя предпринимателя Т. Н. Белятко, № 384927 (28-й класс МКТУ) на имя предпринимателя Т. П. Чуриковой.
В связи с вышеприведенными сведениями складывается впечатление, что кампания в защиту фольклорного народного достояния, каковым является «Тамбовский волк», имела как бы разовый характер, поскольку основная волна предпринимательского гнева обрушилась в основном лишь на Н. С. Хомутова, осмелившегося посягнуть на это достояние, да и то большей частью лишь в отношении одного его товарного знака (регистрация № 352557). Можно высказать предположение, что остальные счастливые обладатели регистраций «Тамбовский волк» учли преподнесенный Н. С. Хомутову урок, поэтому во избежание новой кампании в защиту «зубастого» фольклорного достояния предпочли сидеть тихо, как мыши под веником, не помышляя предъявлять другим участникам рынка «бесстыжих» требований о прекращении нарушений их исключительных прав, не говоря уже о каких-то невразумительных компенсациях за неправомерное использование их знака. И для такого поведения имеются все основания. Лучше уж грустно сидеть с зажатым в руке свидетельством о регистрации «Тамбовского волка», чем быть загрызенным рассерженными защитниками кровожадного фольклорного персонажа.
Подытоживая вышеприведенные комментарии и мнения известных исследователей в области экспертизы охраноспособности товарных знаков, содержащих в себе объекты авторского права, можно сделать вывод, что, несмотря на обилие различных толкований этой области права, тем не менее проблем остается достаточно много и работа по их решению должна быть продолжена. Необходимы четко сформулированные, не оставляющие простора для различных толкований и противоречивых выводов рекомендации по экспертизе охраноспособности вышеупомянутых обозначений.
Литература:
1. Лабзин М. В. Споры о столкновении исключительных прав на товарный знак и объекты авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2005. — № 10. — С. 59–70
2. Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс]. — URL: ЭПС «Система Гарант». — 2013. — Вопрос 73
3. Эпштейн М. Я. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2000. — № 2. — С. 39
4. Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон». Отзывы экспертов [Электронный ресурс]. — URL:
5. Бобров М. Товарный знак и название средства массовой информации: столкновение прав // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2012. — № 8. — С. 66–76
6. Робинов А. А., Медведев Н. Столкновение исключительных прав на объекты авторских прав и товарный знак. Понятие тождества при рассмотрении споров // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2007. — № 11. — С. 26–31
7. Деноткина А. В. Зарубежная практика использования в качестве товарных знаков составных частей литературного произведения // Юрист вуза. — 2010. — № 8
8. Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс]. — URL: ЭПС «Система ГАРАНТ», 2013. — Вопрос 4
9. Горленко С. А. Права третьих лиц и товарные знаки // Патенты и лицензии. — 1997. — № 11. — C. 21–29
10. Решение арбитражного суда города Москвы от 16 апреля 2013 г. по делу № А40-157143, 2012 [Электронный ресурс]. — URL: http://docs.pravo.ru/document/view/32825403/37958696/
11. Погребинская Т. Ю. Товарный знак — фамилия // Новое законодательство и юридическая практика. — 2009. — № 1
12. Курышев В. В. Регистрация обозначений, являющихся достоянием истории и культуры Российской Федерации // Патентный поверенный. — 2006. — № 3. — C. 33–36
13. Светлова М. Наш общий товарищ [Электронный ресурс] // Рейтинг News. Все новости Тамбовской области. — 01.03.2016. — URL: http://rating-news.ru/?id=27164