Товарные знаки, тождественные или схожие с наименованиями мест происхождения товаров, географическими указаниями, фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями и наименованиями селекционных достижений
Авторы: Галифанов Геннадий, Галифанов Руслан,
Карлиев Реджеп, Галифанова Рената
В пункте 7 ст. 1483 ГК РФ установлен общий запрет на регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров (НМПТ). Согласно данной статье, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым НМПТ. Эта норма носит диспозитивный характер и относится ко всем товарным знакам, независимо от того, для каких товаров они предназначены. Однако правообладатель, регистрируя товарный знак, может включить в него такие обозначения в качестве неохраняемых элементов, но только в том случае, если местонахождение заявителя и НМПТ является одним и тем же, и только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых оно зарегистрировано. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой товарный знак может быть признан ложным обозначением.
Проявленный выше подход объясняется спецификой такого средства индивидуализации, как НМПТ. В частности, в соответствии пунктом 1 ст. 1518 ГК РФ «наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть получено исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара». Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают вышеупомянутым требованиям.
Одним из наиболее важных признаков НМПТ является его известность применительно к специфическим товарам, произведенным в определенной, а не в какой-либо другой местности. Известность, в свою очередь, возникает в результате коммерческой деятельности, и в этом отношении между товарными знаками и НМПТ имеется известная схожесть. В обоих случаях результат раскручивания известности ведет к появлению бренда. Разница лишь в том, что в одном случае брендом становится товарный знак, а в другом — географический регион, в котором производится товар.
Особенностью НМПТ является то, что оно пока достаточно слабо востребовано участниками гражданского оборота в России по сравнению с товарными знаками. В частности, общее количество охраняемых на территории России НМПТ немногим более 160, в то время как лишь за один 2015 г. Роспатентом было зарегистрировано более 43 000 товарных знаков . Другой особенностью НМПТ является его необоротоспособность, поскольку в личном качестве оно никому не принадлежит. Изготовитель получает лишь право пользования им. Это дает возможность всем изготовителям, находящимся на одном и том же географическом объекте и выпускающим один и тот же товар, который обладает одними и теми же отличительными особенностями, определяемыми географической средой данного объекта (природными условиями и/или людскими факторами), включать в свои товарные знаки в качестве неохраняемого элемента соответствующее НМПТ при условии, что каждый из таких изготовителей имеет право пользования этим наименованием.
Таким образом, как указывает С.А. Бабкин, в случае с НМПТ мы имеем конструкцию, сильно отличающуюся от исключительного права. Во-первых, отсутствует исключительно одно лицо — управомоченный субъект. Таких лиц несколько. Во-вторых, соответствующим образом меняется и обеспечивающий право запрет на использование НМПТ. В частности, вместо всех и каждого воздержаться от использования зарегистрированного на иное лицо товарного знака, право запрещать использование НМПТ имеют один или несколько управомоченных субъектов, получивших свидетельство на право производства определенного товара в условиях конкретного географического объекта. В-третьих, отсутствует одно из трех полномочий — распоряжение правом. Общие признаки сводятся, таким образом, лишь к абсолютной природе права, и то в ослабленной форме и нематериальной природе объекта. В связи с этим, по мнению С. А. Бабкина, право на НМПТ наряду с квазиабсолютностью носит также квазиисключительный характер.
Для лиц, которые не являются владельцами прав на соответствующие НМПТ, запрет их регистрации в качестве товарных знаков, в том числе и в виде элемента товарного знака, абсолютный. Причем данная норма не решает судьбы товарного знака, содержащего НМПТ, и в том случае, если право на наименование возникает после даты приоритета или регистрации товарного знака.
Особым статусом неприкосновенности наделены обозначения, указанные в пункте 5 ст. 1483 кодекса, представляющие собой или содержащие элементы, охраняемые в одном из государств — участников международного договора в виде обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки, произведенные на его территории и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики. По существу, здесь речь идет о наименованиях мест происхождения вин или других спиртных напитков, получивших особый статус в силу международных договоров, которые заключила Российская Федерация. Примером таких охраняемых обозначений являются «Коньяк» (наименование провинции во Франции), «Шампанское» (от наименования провинции Шампань во Франции) и др.
Столкновения между товарными знаками и НМПТ хотя и не так часто, но имеют место, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Примером таких столкновений в России являются, в частности, обозначения «Сарова» и «Славяновская», предназначенные для минеральной воды. В частности, Высшим арбитражным судом РФ по ходатайству ООО «Минеральная вода и напитки» была отменена регистрация знака «Сарова» в качестве НМПТ, поскольку заявитель представил доказательства, что вода из скважин в данной местности не обладает какими-либо уникальными свойствами. Вынесенное судом решение позволило компании зарегистрировать товарный знак «Сарова» на свое имя, что дало ей исключительное право на использование данного обозначения в хозяйственной деятельности.
Аналогичное столкновение, но с противоположным результатом имело место между зарегистрированным в отношении товаров 32-го класса на имя ООО «Минеральные воды Железноводска-А» товарным знаком «Славяновская» (регистрация № 163908) и зарегистрированным позднее одноименным НМПТ на имя ООО «Славяновская», ООО «Элита-Минерал», ООО «Консульская». В этом случае после череды апелляционных и судебных разбирательств суд вынес решение в пользу обладателей НМПТ. В этой связи хочется отметить, что во Франции, независимо от того, когда был зарегистрирован товарный знак, позднее или ранее, преимущество также отдается НМПТ.
Предупредить до определенной степени конфликт между товарным знаком и НМПТ можно, если до подачи заявки на регистрацию товарного знака при проведении поиска в отношении зарегистрированных товарных знаков или поданных на них заявок потенциальный заявитель ознакомится также с информацией, касающейся зарегистрированных НМПТ . Гарантировать же предотвращение возможности возникновения такого конфликта в будущем нельзя, поскольку, если будет доказано, что свойства товара, происходящего из данной местности, действительно обусловливаются ее особыми природными условиями и/или людскими факторами, то однозначно будет вынесено решение о регистрации данного географического объекта в качестве НМПТ.
Что касается судьбы ранее зарегистрированного товарного знака, содержащего НМПТ, то считалось, что в таком случае владелец знака может продолжить им пользоваться при условии, что он является единственным обладателем права на использование упомянутого наименования и производит товар в границах указанного географического объекта. Если же обладателей несколько, то они могут зарегистрировать это наименование в качестве коллективного товарного знака. При этом каждый из них может зарегистрировать любой другой знак с правом включения в него в качестве неохраняемого элемента НМПТ, но только в отношении охваченных упомянутым наименованием товаров . Данная норма, как указывает Э. П. Гаврилов, может стать причиной аннулирования товарного знака, содержащего НМПТ, в том числе в том случае, когда право на наименование возникает после даты приоритета или регистрации товарного знака. Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, возможно только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование. Вообще следует отметить, что вопрос взаимоотношений тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков с НМПТ освещен в специальной литературе крайне скупо, а иногда и вовсе неопределенно, как это можно видеть из вышеприведенного мнения Э.П. Гаврилова.
Однако если исходить из описанного выше судебного решения (товарный знак «Славяновская», регистрация № 163908), то можно сделать вывод, что ранее зарегистрированный товарный знак будет исключен из охраны, если только владелец этого знака не является одновременно единственным обладателем права на зарегистрированное тождественное или сходное до степени смешения НМПТ. Если же исходить из природы НМПТ, то, на наш взгляд, его сосуществование с товарным знаком крайне проблематично ввиду жесткой привязки этих объектов друг к другу. В случае же расширения состава обладателей НМПТ товарный знак должен быть либо преобразован в коллективный знак, либо вообще прекратить свое действие. Таким образом, в целом можно отметить, что эти и другие причины затрудняют сосуществование этих объектов, которые требуют дальнейшего законодательного разрешения.
В отличие от НМПТ географические указания имеют более широкий смысл, поскольку хотя и представляют собой наименование географического объекта, но свойства маркируемого им товара не обязательно связаны с характерными для этого объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Тем не менее они также могут ввести в заблуждение потребителя, который будет полагать, что данный товар произведен именно в этой стране, области, районе или местности. Следует принять во внимание то, что регистрация наименований географических указаний в качестве товарных знаков может привести к коллизии с НМПТ, поскольку наличие охраняемого товарного знака не является препятствием для регистрации обозначения в качестве НМПТ.
Вообще, строго говоря, для России географические указания сами по себе не являются объектами правовой охраны. Вопрос об этом объекте возник в свете интересов тесного сотрудничества с Европейским союзом и произошедшего присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО). Парижская конвенция об охране промышленной собственности не содержит определение понятия «географическое указание». В связи с этим термин «географическое указание» был введен в практику Международным бюро ВОИС в целях определения предмета нового договора о международной охране названий и изобразительных обозначений, указывающих на определенное географическое происхождение товара, причем к географическому указанию ВОИС причислил также НМПТ. Такое причисление обусловлено тем, что географические указания по своим признакам охватывают все НМПТ и соотносятся между собой как общее и частное.
Согласно статье 22 (1) Соглашения ТРИПС к географическим указаниям отнесены обозначения, которые идентифицируют определенный товар как происходящий из конкретного района или местности, а также его качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются его географическим происхождением. В настоящее время охрана географических указаний в РФ осуществляется в основном путем пресечения использования ложных указаний происхождения как одной из форм недобросовестной конкуренции или нарушения прав потребителей.
Примеры столкновения в РФ географических указаний с товарными знаками уже рассматривались в предыдущих главах, в которых шла речь об обозначениях, указывающих сведения о товарах, о схожести с объектами культурного и природного наследия и т. д. Вместе с тем достаточно интересным представляется вышедший на апелляционный уровень спор в отношении охраноспособности обозначения «Мариинская», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «Петроспирт» (Санкт-Петербург) в отношении товаров 5-го, 32-го классов и услуг 45-го класса МКТУ. Основанием для отказа в регистрации данного обозначения явилась ссылка на то, что данное слово образовано от географического названия (г. Мариинск Кемеровской области), в связи с чем может быть воспринято как не соответствующее действительности место нахождения производителя товаров и тем самым ввести потребителя в заблуждение.
Кроме того, экспертиза со ссылкой на зарегистрированный на имя санкт-петербургского Мариинского театра комбинированный товарный знак «Мариинский» (регистрация № 109590) указала, что заявляемое словесное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно предоставляемых услуг. В качестве обоснования своей позиции заявитель указал, что словесное обозначение «Мариинская» не является географическим указанием. Оно является производным от имени Мария, например Мариинский театр, Мариинский дворец, Мариинский канал, Мариинские гимназии и училища, в том числе и г. Мариинск. Ввиду этого, например, минеральная вода «Мариинская» не будет ассоциироваться потребителями с названием города Мариинска, тем более что в нем отсутствует предприятие по производству минеральной воды. На территории же заявителя ЗАО «Петроспирт» имеется глубинная артезианская скважина, используемая в качестве источника минеральной воды «Мариинская». Такое же основание для отказа, как ссылка на уже имеющуюся регистрацию словесного обозначения «Мариинский» на имя санкт-петербургского Мариинского театра, по существу подтверждает правоту заявителя, поскольку данная регистрация, во-первых, произведена в отношении товаров и услуг, неоднородных с товарами и услугами заявителя, и во-вторых, состоялась, невзирая на существование города Мариинска.
В своем возражении в пользу своей позиции заявитель привел еще ряд других доводов с приложением дополнительных материалов (объемы продаж, рекламы, радиорекламы, фотоотчет, результаты маркетингового исследования и др.), которые Апелляционной палатой были признаны убедительными. В результате товарный знак «Мариинская» был зарегистрирован в отношении испрашиваемых товаров и услуг на имя ЗАО «Петроспирт» в полном объеме.
В другом деле коллегия Палаты по патентным спорам, рассмотрев возражение от 17 апреля 2014 г., поданное адвокатской канцелярией «Г. Лехерт, л.с.», Словацкая Республика, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации словесного обозначения «Токайский бренди» по заявке № 2012715681 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, установила, что в него включен словесный элемент «токайский», являющийся прилагательным, образованным от географического названия Токай. Что касается слова «бренди», оно является видовым названием товаров, относящихся к 33-му классу МКТУ, в связи с чем не может быть объектом правовой охраны. Согласно имеющимся источникам информации, под словом «Токай» понимают десертное виноградное вино, произведенное в Венгрии из винограда белых сортов. Это обстоятельство хорошо известно российскому потребителю, в связи с чем производное от слова «Токай» обозначение «Токайский бренди» будет восприниматься ими как указание на произведенный в Венгрии алкогольный напиток. Следовательно, предоставление охраны обозначению «Токайский бренди» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, а также места его производства. В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам решила отказать в удовлетворении возражения, оставив в силе решение Роспатента от 9 января 2014 г.
Что интересно, Роспатент не удовлетворил возражения американской компании «Redmond Home Appliances LLC» против действия товарных знаков серии «Redmond», зарегистрированных на имя ООО «Технопоиск» (рег. №# 349142, 395632, 9, 11, 28-й классы МКТУ; рег. № 395632, 7-й класс МКТУ), несмотря на то, что обозначение «Redmond» представляет собой название города на западе центральной части штата Вашингтон, США, и, следовательно, может вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товаров . В качестве оснований для отказа Роспатент сослался на то, что Redmont является маленьким городом. Кроме того, помимо США в нескольких странах также имеются маленькие города с подобным названием, российскому потребителю указанные города неизвестны, и, наконец, Redmont является распространенным мужским именем в ряде англоязычных стран. В связи с этим обозначение «Redmond» лишено географической конкретики, которая явилась бы основанием для аннулирования опротестовываемых знаков.
Анализ литературы свидетельствует, что результаты апелляционного и судебного рассмотрения споров, связанных со столкновениями товарных знаков с географическими указаниями, являются предметом частого рассмотрения в зарубежной юрисдикции. В частности, в июне 2010 г. в журнале ВОИС опубликован материал о результатах судебного рассмотрения в ЮАР спора по опротестованию регистраций ряда товарных знаков, зарегистрированных застройщиком и переданных по договору отчуждения некоммерческой ассоциации «Владельцы собственности города столетия» (Century City Property Owners' Association), в том числе обозначений, содержащих словесное обозначение «Century City» («Город столетия»), аббревиатуру этого обозначения — CC и обозначение Your Place («Ваше место») в отношении услуг 35, 36, 41 и 42-го классов МКТУ. Для ясности отметим, что под обозначением Century City понимается раскинувшийся на площади 250 гектаров хорошо известный район города Кейптауна, в котором сконцентрированы различные отрасли промышленности с комплексом предприятий по предоставлению разнообразных услуг. Ввиду этой особенности Century City район представляет собой как бы город внутри города.
В 2006 г. компания «Услуги по управлению квартирной собственностью города столетия» (далее — Компания), занимающаяся предоставлением жилой площади, зарегистрировала доменное имя www.centurycityapartments.co.za и под обозначением «Квартиры города столетия» стала сдавать на короткое время в наем квартиры. Ассоциация «Владельцы собственности города столетия» (далее — Ассоциация) усмотрела в этих действиях нарушение прав на свои товарные знаки и подала исковое заявление о запрете использования ответчиком доменного имени и обозначения «Квартиры города столетия». В свою очередь Компания подала судебный иск об отмене действия товарных знаков Ассоциации на основании отсутствия у них различительной способности ввиду их принадлежности к географическим указаниям.
Однако высокий суд посчитал, что Компания нарушила права Ассоциации на принадлежащие ей товарные знаки и отклонила иск Компании на том основании, что обозначение «Город столетия» не указано в существующих словарях в качестве географического указания. В связи с этим Компания обратилась в апелляционный суд для опротестования этого судебного вердикта. В результате внимательного изучения обстоятельств дела апелляционный суд удовлетворил апелляцию в отношении услуг 36, 41 и 42-го классов, а также частично услуг 35-го класса МКТУ, из которых были удалены услуги по управлению недвижимостью. Основанием для такого вердикта явилась ссылка на то, что обозначение «Город столетия» является известным наименованием места оказания различных услуг, в том числе по предоставлению в наем жилых помещений, в связи с чем в отношении этих услуг товарные знаки Ассоциации должны прекратить действие и быть удалены из реестра . Таким образом, в ряде случаев суд сам, без опоры на словари и справочники, решает, относить или нет к географическому указанию какой-либо район.
Представляет интерес конфликт между зарегистрированным в КНР в 2007 г. на имя ассоциации виноделов долины Напа в Калифорнии (США) географическим указанием (сертификационным знаком) Napa Valley с товарным знаком Screw Карра Napa, зарегистрированным на имя китайской компании в г. Ханчжоу (провинция Чжэцзян) в отношении вина. Ассоциация виноделов долины Напа подала возражение против этой регистрации, утверждая, что слово Napa является основной частью географического указания, идентифицирующего место происхождения вина, в связи с чем товарный знак китайской компании Screw Карра Napa вводит в заблуждение потребителей, ошибочно полагающих, что они приобретают не китайское, а американское элитное вино из долины Напа.
В июне 2013 г. китайское ведомство по товарным знакам отклонило данное возражение со ссылкой, что спорный товарный знак имеет очевидное отличие от географического указания с учетом произношения, внешнего вида и сочетания слов. Это решение в 2014 г. было обжаловано в посредническом народном суде Пекина, который также пришел к выводу, что спорный товарный знак не имеет сходства с географическим указанием и не вводит в заблуждение потребителей. Однако в результате дальнейшего рассмотрения данного дела апелляционный суд Пекина принял решение в пользу американской ассоциации виноделов долины Напа, указав, что, хотя опротестовываемый товарный знак Screw Карра Napa содержит лишь одно слово Napa из географического указания Napa Valley, тем не менее это слово ввиду своей значимости может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара. Поэтому вполне вероятно, что заявитель, прочитав на этикетке слово Napa, будет ассоциировать его с продуктом из долины Напа в США. На данном примере можно видеть, что высшие судебные инстанции Китая склонны поддерживать владельцев географических указаний даже в случае, если они лишь частично совпадают со спорным товарным знаком.
В качестве другого примера можно привести также отказ исландского патентного ведомства предоставить охрану комбинированному товарному знаку в виде словесного обозначения «US BASIC», подстилаемого двумя полосами (под Us) и черной полосой (под Basic) с тремя белыми звездами на ее фоне, заявленному в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ. Основанием для отказа, как указано в годовом обзоре официального журнала INTA за 2007 г., явилось заключение экспертизы о том, что данное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение, который будет полагать, что товар произведен в США. Апелляционный совет, куда обратился заявитель с жалобой на это решение экспертизы, поддержал первоначальное заключение экспертизы.
Аналогично этому в том случае, когда заявка на регистрацию товарного знака поступила после или регистрация товарного знака произведена позже получения географическим указанием известности среди потребителей, то участницы стран Европейского союза обязаны отклонять такую заявку, а зарегистрированные товарные знаки должны быть аннулированы. Соответствующие обязательства вытекают из положений Лиссабонского соглашения и национальных законодательств по товарным знакам многих стран. Что же касается ситуации, при которой товарный знак является старшим по отношению к географическому указанию, то здесь имеет место неоднозначный подход. В Великобритании и Швеции ранее зарегистрированный товарный знак пользуется преимуществом перед географическим указанием. При этом в большинстве стран допускается сосуществование зарегистрированного товарного знака с географическим указанием. Вообще, как указывает А. Н. Григорьев, добросовестно зарегистрированные товарные знаки в странах Европейского союза до даты подачи заявки на регистрацию географического указания, включая НМПТ, сохраняют свое действие. Более того, если товарный знак является популярным, то географическое указание или НМПТ не регистрируется со ссылкой на то, что такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно товара в силу широкой известности ранее зарегистрированного товарного знака.
В случае же регистрации географического наименования владелец ранее зарегистрированного товарного знака может запретить третьим лицам использовать географическое указание в том виде, в котором оно пользуется охраной в качестве товарного знака для указания места производства товара. Однако они могут пользоваться им в измененном виде. Например, если на имя Волжского автозавода зарегистрирован товарный знак «Самара» для автомобилей и запчастей к ним, то другие автомобильные предприятия Самары имеют право указывать на своей продукции местонахождение изготовителя в виде «Сделано в г. Самаре».
В пункте 8 ст. 1483 ГК РФ говорится о том, что «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
Что касается правовой охраны фирменных наименований, то, по мнению видного специалиста в области интеллектуальной собственности В. И. Еременко, это один из самых сложных и запутанных вопросов, как в правовой литературе, так и в законодательстве. Причем в большинстве стран мира наблюдается та же самая ситуация, при которой правовое регулирование отношений в сфере фирменных наименований характеризуется большим разнообразием, в связи с чем не поддается унификации. Если же говорить о России, то следует признать, что фирменное наименование является наиболее слабо отрегулированным с законодательных позиций среди других объектов интеллектуальной собственности. Отдельного закона, регулирующего охрану фирменных наименований в Российской Федерации, нет. В ряде же стран СНГ, например в Кыргызстане и Узбекистане, такие законы разработаны и используются для регулирования отношений в области правовой охраны и использования фирменных наименований. Что касается России, то, по мнению А. фон Фюнера, в разработке и использовании такого закона нет необходимости, поскольку он лишь усложнит положение российского предпринимателя и создаст преимущества для иностранного производителя товаров и/или услуг, которому в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции необязательно регистрировать в России свое фирменное наименование, если он не имеет там своего производства.
Данное мнение подтверждается тем, что в законе «О фирменных наименованиях» Кыргызской Республики в ст. 6, посвященной правовой охране фирменного наименования, указано, что наименования иностранных юридических лиц охраняются без регистрации при обязательном условии их использования и известности на территории этой страны. При этом критерии известности фирменного наименования определены туманным указанием, что они устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. Положительной особенностью закона является относительно подробное освещение в 25-ти статьях остальных вопросов правовой охраны фирменных наименований (уполномоченное лицо (Кыргызпатент), процедура регистрации, требования к фирменному наименованию, охранный документ, исключительные права, оспаривание регистрации, прекращение охраны и т. д.).
В отличие от Кыргызстана закон Республики Узбекистан «О фирменных наименованиях» весьма краток (всего 17 статей) и не освещает целый ряд вопросов, отраженных в кыргызском законе. В нем в качестве условия правовой охраны фирменного наименования иностранного лица указано, что такая охрана возникает с даты начала осуществления иностранным юридическим лицом деятельности в качестве участника гражданского оборота на территории Узбекистана (ст. 5 закона). При этом из текста закона также вытекает, что для правовой охраны фирменного наименования иностранного лица не требуется его регистрация, тогда как для узбекского юридического лица она требуется.
В принципе, нельзя сказать, что в Российской Федерации вообще нет никаких документов, регулирующих правовое положение фирменных наименований. К числу таких документов относятся Положения о фирме (1927 г.), федеральные законы «О производственных кооперативах» (1996 г.), «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (2001 г.), «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (2002 г.) и ГК РФ (2006 г.). Тем не менее, принимая во внимание, что изобретениям и другим объектам посвящены специальные законы, фирменные наименования, по существу, находятся на обочине правового регулирования и, как результат, менее охраняемы в правовом отношении, чем другие объекты интеллектуальной собственности. Вследствие этого без наличия зарегистрированного товарного знака защититься от использования другими лицами сходных фирменных наименований весьма сложно, а иногда и практически невозможно.
Отсутствие налаженного механизма отслеживания зарегистрированных фирменных наименований является причиной возникновения столкновений с вновь регистрируемыми наименованиями. Отрицательное воздействие на правильное разрешение дел о нарушении исключительного права на фирменное наименование оказывает также и то, что суды и иные правоприменительные органы во внимание принимают в первую очередь тождество или различие организационно-правовой формы предприятия. При этом отличительная часть фирменного наименования, то есть наиболее запоминаемое название, под которым фирменное наименование известно публике, остается иногда одной и той же у различных предприятий, что является причиной судебных разбирательств.
Одним из важнейших с практической точки зрения является вопрос о соотношении фирменного наименования с товарными знаками, которые могут либо совпадать, либо быть частями друг друга.
Конфликтные ситуации между товарными знаками и фирменными наименованиями обусловлены тем, что действующая редакция Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не содержит требования о проверке при регистрации юридического лица уникальности фирменного наименования и его тождества или сходства с уже зарегистрированными товарными знаками. В связи с этим нередки случаи, когда фирменные наименования и товарные знаки различных правообладателей полностью или частично совпадают. Федеральной антимонопольной службой РФ это расценивается как недобросовестная конкуренция одной из сторон и выливается нередко в судебные иски.
Запрет на использование разными лицами совпадающих фирменных наименований в качестве товарных знаков обусловлен тем, что это два различных объекта интеллектуальной собственности. В частности, фирменные наименования и товарные знаки отличаются по условиям возникновения и прекращения правовой охраны, порядку регистрации прав и правомочиям правообладателей. Так, например, юридическое лицо может иметь только одно фирменное наименование, товарных же знаков — любое количество. Фирменное наименование идентифицирует юридическое лицо, а товарный знак — производимые товары. Право на товарный знак действует в течение определенного срока, право же на фирменное наименование — бессрочно. Право на использование товарного знака может передаваться другим лицам, право на фирменное наименование неотчуждаемо от предприятия, оно может быть передано новому владельцу только по договору продажи предприятия.
Несмотря на упомянутые различия, спорные вопросы, возникающие при реализации прав на фирменное наименование и товарный знак, являются достаточно частым явлением. Возникновение таких споров обусловлено тем, что по своей правовой природе оба этих права являются абсолютными и исключительными. Важно отметить также, что в соответствии со ст. 1476 ГК РФ допускается получение одним и тем же словесным обозначением правовой охраны в качестве как товарного знака, так и фирменного наименования при условии, что в качестве фирменного наименования используется уже зарегистрированный словесный товарный знак. При этом фирменное наименование, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака, причем в качестве субъектов права на них могут одновременно выступать лица, занимающиеся сходной или даже одинаковой деятельностью.
Двойная защита фирменного наименования в случае конфликта позволяет легче отстоять свои права, поскольку, с одной стороны, оно будет охраняться как товарный знак, а с другой — как фирменное наименование. Кроме того, если компания не зарегистрирует такой же товарный знак, как и ее наименование, то в случае схожести этого наименования до степени смешения с младшим фирменным наименованием другой фирмы будет практически невозможно разрешить возникшую коллизию. Если же компания зарегистрирует свой товарный знак, то посредством апелляции к нормам защиты товарного знака можно будет запретить другой стороне использование младшего фирменного наименования, что устранит риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.
Примером может служить спор о праве на товарный знак Platinum по иску банка «Платина» к «Платинум-банку», рассмотренный в 1996 г. Арбитражным судом г. Москвы. Суть спора заключалась в том, что указанный товарный знак был зарегистрирован на имя истца, и поэтому «Платинум-банк» не правомочен использовать обозначение Platinum в своей деятельности. Ответчик возражал против иска, указывая на то, что наименование «Платинум-банк» еще до регистрации товарного знака истцом было зарегистрировано в Центральном банке РФ, и поэтому в силу принадлежности ответчику права на фирменное наименование в соответствии с действующим на тот период законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» истцу следует отказать в удовлетворении иска. Однако суд принял решение в пользу истца. Президиум Высшего арбитражного суда РФ решение нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что для признания действий ответчика правонарушением необходимо установить, что спорное обозначение использовалось им при оказании тех услуг, для которых истец зарегистрировал знак.
Другой пример связан с обращением ООО «Символ», являющегося владельцем ряда товарных знаков «Росалко» (33-й класс МКТУ, спиртная продукция), в арбитражный суд с иском к ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко”» о прекращении им нарушения исключительного права на упомянутые товарные знаки. Ответчик с иском не согласился, пояснив, что обозначение «Росалко» является составной частью фирменного наименования ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко”», зарегистрированного Регистрационной палатой Самары 28 мая 2004 г. Данный спор завершился мировым соглашением, в соответствии с которым ответчик обязался не использовать в своей деятельности (рекламных материалах, визитных карточках и т. п.) товарные знаки, владельцем которых является ООО «Символ», кроме как в рамках фирменного наименования ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко”» .
Достаточно интересным является судебное решение по исковому заявлению общественной организации «Международное физкультурно-спортивное общество “Спартак” имени Н. П. Старостина», являющейся владельцем товарного знака «Спартак» (организация досуга, массово-зрелищных мероприятий, соревнований, конкурсов, спартакиад, чемпионатов и т. п.) к муниципальному учреждению «Футбольный клуб «Спартак» г. Луховицы, использующему обозначение «Спартак» в названии муниципального стадиона, на билетах, в программах футбольных матчей, в наименовании футбольного клуба, в телефонном справочнике и т. п. После череды судебных разбирательств, завершившихся в пользу ответчика, Высший арбитражный суд РФ отменил предыдущие судебные решения и обязал футбольный клуб прекратить использование обозначения «Спартак» с выплатой обществу разумной компенсации.
В качестве обоснования такого решения суд сослался на ст. 54 ГК РФ, в соответствии с которой право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих предприятий, тогда как футбольный клуб является некоммерческой организацией и поэтому не обладает правом на фирменное наименование. Вместе с тем суд не учел в своем решении изменение наименования футбольного клуба, что не совсем вписывается в логику вынесенного вердикта . Не исключено, что это связано со случайным недочетом, поскольку в сходных ситуациях суды обязывали нарушителя внести изменения в свое фирменное наименование, как, например, в случае с ООО «Центр-Газ», которое суд обязал внести изменение в свое фирменное наименование в связи с его сходством с товарным знаком «Газ», принадлежащим истцу ОАО «Газ». В обоснование своего решения суд сослался на ст. 10-bis Парижской конвенции, в соответствии с которой запрету подлежат все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятия.
Из положений ст. 1483 ГК РФ следует, что в случае столкновения права на товарный знак с правом на фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование селекционного достижения, право на существование имеет объект с более ранним приоритетом. Однако как было показано выше, на практике приоритет при рассмотрении споров отдается иногда в пользу зарегистрированных товарных знаков. Это следует считать правильным, поскольку фирменное наименование и тем более коммерческое обозначение носят локальный характер, то есть обладают правосубъектностью в пределах ограниченной территории, тогда как товарный знак имеет действие на всей территории Российской Федерации. И хотя это так, иногда возникают достаточно сложные ситуации, при которых судебный запрет на использование товарного знака правообладателя в фирменном наименовании третьих лиц требует значительных усилий истца.
Примером может служить описанное М. Лабзиным судебное дело по комбинированному знаку обслуживания «Русский проект» с выполненным мелкими буквами девизом «Для тех, кто работает» (регистрация № 157819 от 31.10.1997 с приоритетом от 13.06.1996, 35, 37, 39, 42-й классы МКТУ). Данный знак был передан по договору отчуждения новому правообладателю, который подал самостоятельные иски к каждой из трех компаний, использующих в своем фирменном наименовании обозначение «Русский проект». Таковыми, в частности, были ООО «Русский проект — ритейл» (оснащение магазинов), ООО Русский проект — технология» (оснащение мест общественного питания), ООО «Русский проект — отель» (оснащение мест временного проживания). Упомянутые компании, самая старшая из которых была зарегистрирована на восемь лет позже приоритета знака правообладателя (2005 г.), называли себя группой компаний и самым открытым образом конкурировали с истцом. Размещали в одних и тех же журналах наряду с истцом рекламные объявления, участвовали в одних и тех же выставках и даже вопреки истине без стеснения заявляли о том, что действуют на рынке услуг 18 лет. Естественно, что такое положение вводило потребителей в заблуждение, что негативно отражалось на хозяйственной деятельности истца.
Как оказалось, причиной такого поведения явилось то, что указанные ответчики в 2007 г. были учреждены предыдущим правообладателем знака «Русский проект», который по лицензионным договорам предоставил им право использования своего знака. Через некоторое время лицензионные договоры были расторгнуты, а знак «Русский проект» перешел к новому правообладателю. В результате истец и ответчики превратились в не связанных между собой никакими отношениями конкурентов. Не вдаваясь в детали судебных перипетий, отметим, что окончательную точку в этом деле поставил Президиум ВАС РФ, который своим постановлением № 985/10 от 25.05.2010 удовлетворил по первому из исков требование истца о запрете ответчику использовать в фирменном наименовании обозначение «Русский проект». Важно отметить, что Президиум ВАС РФ придал толкованию правовых норм, выраженному в упомянутом постановлении, обязательный характер при рассмотрении судами аналогичных дел, в связи с чем два последующих иска правообладателя знака «Русский проект» также завершились в пользу истца.
В других юрисдикциях, в частности на Украине, спор за обладание товарным знаком порой решается в пользу владельцев фирменных наименований, особенно если это наименование можно увязать с географическим указанием о месте производства товаров. Так, например, в споре между японской компанией Yamato Mishin Seizo Kabushiki Kaisha (истец) и китайской компанией Feiyue Group Co., Ltd. (ответчик) судебные процедуры после нескольких отказных решений завершились в пользу истца. Фабула спора заключалась в отказе патентного ведомства Украины предоставить японской компании правовую охрану товарному знаку Yamato по международной регистрации № 772010 в отношении товаров 7-го класса МКТУ (швейные машины). Основанием для отказа явился старший товарный знак Yamata, получивший на имя китайской компании правовую охрану на Украине по международной регистрации № 678521 в отношении однородных товаров 7-го класса МКТУ. Согласно исковым требованиям китайский товарный знак Yamata может вводить потребителей в заблуждение, поскольку они будут ассоциировать данный знак с известным на Украине фирменным наименованием Yamato Mishin Seizo Kabushiki Kaisha (сокращенное наименование — Yamato) и тем самым полагать, что товары произведены в Японии, то есть впадать в заблуждение относительно определенного производителя или географического происхождения товаров.
Обоснование исковых требований было подкреплено доказательствами семантического, фонетического и графического сходства сталкивающихся знаков до степени смешения, а также энциклопедиями, справочными изданиями и учебниками, подтверждающими известность на Украине компании Yamato в сфере производства швейных машин. Кроме того, были приведены материальные доказательства (деловая документация, объявления, рекламные материалы, письма руководителей швейных предприятий и т. д.) об использовании швейных машин компании Yamato на территории Украины с 1989 г. В результате исковые требования японской компании были сочтены обоснованными и удовлетворены в полном объеме.
Одной из проблем при столкновении фирменных наименований с товарными знаками является трактовка однородности товаров. Для ее решения производят сопоставление производимых товаров и/или услуг, указанных в учредительных документах предприятия, с товарами и/или услугами, в отношении которых произведена регистрация товарного знака. Как свидетельствует судебная практика, в случае приоритета фирменного наименования над товарным знаком однородными товарами и/или услугами будут считаться только те, которые реально используются предприятием в своей хозяйственной деятельности.
В этой связи представляет интерес судебное решение, вынесенное по результатам оспаривания ООО «ХоббиЦентр.ру» правомерности регистрации товарного знака «Хобби» на имя ООО «Премьер» (свидетельство № 277996, товары 16-го и 28-го классов МКТУ, услуги 35-го и 41-го классов МКТУ) на основании того, что обозначение «Хобби» является частью его фирменного наименования. Палата по патентным спорам не согласилась с приведенными в возражении доводами со ссылкой на то, что ООО «ХоббиЦентр.ру» не представило доказательств фактического производства товаров и оказания услуг под данным фирменным наименованием, аналогичных тем, что производит и оказывает ООО «Премьер». Не согласившись с решением Палаты по патентным спорам, ООО «ХоббиЦентр.ру» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы, который решением от 6 апреля 2006 г. по делу № А40-2313/06-67-20 отменил решение Палаты по патентным спорам, указав, что обладатель фирменного наименования не обязан доказывать реальность осуществления деятельности по однородным товарам и услугам. На основании данного решения Роспатентом в реестр были внесены изменения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «Хобби» по свидетельству № 277996.
Однако апелляционная инстанция в лице Федерального арбитражного суда Московского округа, рассмотрев поступившую апелляцию ООО «Премьер», постановила, что однородность товаров и услуг должна определяться исходя из тех товаров и услуг, которые с определенного времени реально производит и оказывает ООО «ХоббиЦентр.ру» (постановление от 29 ноября 2006 г. № КА-А40/11316-06-12). Поскольку ООО «ХоббиЦентр.ру» не смогло предоставить затребованные судом доказательства, решение Арбитражного суда г. Москвы было отменено, на основании чего товарный знак «Хобби» по свидетельству № 277996 был снова восстановлен Роспатентом в прежних правах.
По мнению А. А. Робинова, данное постановление кассационной инстанции следует признать правомерным, поскольку, несмотря на то, что п. 8 ст. 1483 ГК РФ четко не указывает, что же действительно подразумевается под однородностью товаров в отношении фирменного наименования и товарного знака, тем не менее необходимо учитывать цели и задачи, которые данная норма призвана решить. Они определены в п. 6 ст. 1252 ГК РФ: «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку». Таким образом, п. 8 ст. 1483 ГК РФ в первую очередь призван защитить права потребителей от введения в заблуждение. Вероятность же такого заблуждения может возникнуть только при условии реального использования фирменного наименования в отношении товаров/услуг, однородных с товарами/услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
Следует обратить внимание на еще одно обстоятельство, вытекающее из ст. 8 Парижской конвенции, в соответствии с которой «фирменное наименование охраняется во всех странах союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». В этой связи возникает вопрос: достаточно ли доказательств использования фирменного наименования на территории страны нахождения иностранной компании или необходимы доказательства использования фирменного наименования на территории Российской Федерации?
В этой связи интересно дело по оспариванию товарного знака Krogius финской компанией «Ой Ларс Крогиус Аб». Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения против прекращения действия товарного знака Krogius со ссылкой на то, что упомянутой компанией не представлены доказательства об ее официальном присутствии на российском рынке.
Арбитражный суд г. Москвы согласился с доводами палаты (решение от 11 сентября 2007 г. по делу № А40-710/07-67-7), указав, что под однородностью товаров (услуг) лица, чье фирменное наименование охраняется в РФ, следует понимать только те товары и услуги, которые реально используются на территории РФ, а не в других странах. Тем самым подтверждено, что коммерческая деятельность заявителя за пределами РФ, чье фирменное наименование или его часть идентична или схожа с зарегистрированным в России товарным знаком, не может быть положена в обоснование для прекращения его действия. Важно подчеркнуть, что последующим постановлением девятого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2007 г. решение арбитражного суда оставлено в силе. При этом как в первом, так и во втором случае суды исходили из отсутствия оснований для введения в заблуждение потребителей. Нет товаров/услуг иностранной компании на территории России — нет и введения в заблуждение отечественных потребителей.
Еще одна проблема связана с тем, что согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ коммерческим предприятиям вменено в обязанность иметь фирменное наименование, откуда вытекает, что только они могут обладать правом владения этим объектом промышленной собственности. В результате получается, что некоммерческие организации не вправе оспаривать правомерность регистрации идентичных или схожих товарных знаков с их фирменным наименованием. Именно это было официально подтверждено в постановлении Высшего арбитражного суда РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу о нарушении исключительного права на товарный знак «Спартак», прямо указавшего, что в соответствии со ст. 54 ГК РФ право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих организаций. В итоге налицо имеет место юридическая коллизия. С одной стороны, действующее законодательство не запрещает некоммерческим организациям производить товары (оказывать услуги). Более того, согласно ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. С другой стороны, некоммерческие организации не могут требовать признания недействительной правовой охраны товарного знака, воспроизводящего их наименование, поскольку п. 8 ст. 1483 ГК РФ на них не распространяется. Именно на этом основании было отказано Палатой по патентным спорам и последующими судебными инстанциями в удовлетворении апелляции фонда развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» о прекращении правовой охраны товарного знака «Медиклон». Как справедливо полагает А. А. Робинов, в этой явной несправедливости вряд ли можно упрекнуть палату и российские суды без внесения соответствующих изменений в пункт 8 ст. 1483 ГК РФ.
Ситуация еще более усложняется, когда товарный знак оспаривает иностранное лицо, не являющееся коммерческой организацией, однако право на фирменное наименование принадлежит ему в силу норм иностранного права. Здесь также Палата по патентным спорам и судебные инстанции РФ однозначно принимают решения в пользу владельца зарегистрированного в России товарного знака со ссылкой на то, что владелец схожего фирменного наименования не осуществляет в России официальную хозяйственную деятельность. Другим аргументом является ссылка на пункт 2 ст. 2 Парижской конвенции, из которого вытекает вывод, что иностранные предприятия не должны быть поставлены в более привилегированное положение, чем отечественные предприниматели. Следовательно, наличие охраны фирменного наименования в одной из стран — участниц Парижской конвенции не означает ее автоматического распространения и на территорию Российской Федерации. Для этого, как указывает А. А. Робинов, необходимо, чтобы условия предоставления правовой охраны фирменного наименования отвечали требованиям российского законодательства.
Следует отметить еще одно важное обстоятельство, обусловленное тем, что до вступления в силу части 4 ГК РФ Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака в обязанность эксперта не входило проведение экспертизы на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц. Однако и теперь эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях, поскольку Роспатент в любом случае не может проверить использование противопоставленных фирменных наименований в отношении товаров, однородных тем, для которых испрашивается охрана товарного знака.
У налоговых органов при регистрации фирменных наименований аналогичная ситуация, поскольку у них нет ни правовых оснований, ни полномочий для проверки сходства фирменных наименований с зарегистрированными товарными знаками. В связи с этим в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Поэтому ему для минимизации рисков необходимо всесторонне проверить на юридическую чистоту планируемый к регистрации товарный знак, чтобы не нарушить права третьих лиц.
Некоторыми правоведами для установления факта столкновения фирменных наименований с товарными знаками, так же, как и в случае столкновения товарных знаков, рекомендуется использовать предложенное ВАС РФ так называемое правило треугольника. Согласно этому правилу суды при решении спора о праве на средства индивидуализации должны исследовать различительную способность обозначений (первый угол треугольника), степень их сходства с другими обозначениями (второй угол) и однородность товаров и/или услуг, в отношении которых они зарегистрированы и используются (третий угол треугольника). Результатом вынесения решения в пользу обладателя права на товарный знак с более ранней датой приоритета является запрет на использование фирменного наименования в отношении определенного вида деятельности. В этом случае проигравшая сторона должна изменить свое фирменное наименование и внести соответствующие изменения в учредительные документы. Что же касается обратной ситуации, когда «старшинство» принадлежит фирменному наименованию, то в таком случае возможно несколько вариантов. В частности, в большинстве случаев суд не посягает на саму регистрацию товарного знака и не признает недействительным выданное свидетельство. Однако если имеют место факты неправомерного использования фирменного наименования, то это с высокой степенью вероятности может стать основанием для оспаривания регистрации товарного знака, в том числе и посредством вменения Роспатенту требования об отмене такой регистрации, а в некоторых случаях вынесения прямо в суде решения о ее аннулировании с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица Роспатента, поскольку вынесенным решением будут затронуты его интересы.
Остановимся несколько подробнее на вопросах столкновения исключительных прав на товарные знаки с правами на коммерческие обозначения. В качестве коммерческого обозначения в соответствии со ст. 1538 и 1539 кодекса может использоваться и охраняться обозначение, не являющееся фирменным наименованием, если оно обладает достаточными различительными признаками, а о его употреблении известно в пределах определенной территории, и это обозначение не способно ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. При этом не требуется включение коммерческого обозначения в учредительные документы и Единый государственный реестр. В отличие от фирменного наименования коммерческое обозначение индивидуализирует принадлежащее субъекту предприятие, тогда как фирменное наименование индивидуализирует самого субъекта, каковым является юридическое лицо. Кроме того, фирменное наименование включается в Единый государственный реестр юридических лиц и должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица (ст. 1473 ГК РФ). Другим отличием является то, что коммерческое обозначение обладает некоторой оборотоспособностью, правом же на фирменное наименование нельзя распорядиться. Его лишь можно передать новому владельцу вместе с предприятием. Несмотря на упомянутые отличия, путаница между понятиями «коммерческое обозначение» и «фирменное наименование» нередко имеет место, особенно когда речь идет о переводах текстов официальных документов, затрагивающих режим данных средств индивидуализации.
В том случае, если коммерческое обозначение соответствует требованиям законодательства (имеет различительные признаки, не противоречит нормам морали и т. д.), то для получения на него права достаточно разместить его на вывеске предприятия и посредством иных средств индивидуализации (использование в деловых бумагах, рекламе, указание на производимых товарах) известить население о своем появлении. Выполнение требования известности коммерческого обозначения зависит от размера территории, где размещено предприятие. Если, например, это небольшое село, то известность может возникнуть в тот же день без каких-либо затрат, кроме затрат на вывеску. Для условий среднего по числу жителей района известность может быть достигнута в срок от от одного до трех месяцев, и от 12 до 36 месяцев — для города с числом жителей от 150 тысяч до 1 млн. человек.
Вообще, что касается коммерческого обозначения, его правовая природа является объектом обширной критики со стороны многих видных специалистов в сфере промышленной собственности. Прежде всего потому, что, несмотря на декларативное назначение коммерческого обозначения — индивидуализировать предприятие, оно хотя и в скрытой форме, но имеет несомненную связь с товарным знаком. В частности, коммерческое обозначение так же, как и товарный знак, может быть словесным, изобразительным, объемным, звуковым, световым, обонятельным, голографическим и т. д. Вместе с тем в российском законодательстве отсутствует норма, регулирующая отношения, возникающие в результате использования коммерческих обозначений, в связи с чем, по ироническому замечанию В. И. Бирюлина и В. Ю. Джермакяна, упомянутый объект промышленной собственности ввиду его правовой неопределенности есть не что иное как «кот в мешке».
Однако находящийся в мешке кот — существо довольно коварное, поскольку в соответствии с пунктом 8 ст. 1483 ГК РФ в регистрации товарного знака может быть отказано, если он идентичен или сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. На это же самое указывает пункт 6 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которым «если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования — запрет на его использование в определенных видах деятельности; в отношении коммерческого обозначения — запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности» . Ввиду законодательно закрепленной возможности отказа в регистрации товарного знака на основании ранее существующего коммерческого обозначения данное положение законодательства является объектом частой и серьезной критики.
В частности, нередко задаются вопросом, сможет ли любой из владельцев, например владелец закусочной, считающий название своего предприятия оригинальным и доселе неиспользуемым, например «Райский уголок», провозгласить его коммерческим в условиях отсутствия в ГК РФ указаний на необходимость какой-либо регистрации коммерческих обозначений, а следовательно, их учета и возможности проверок на существование других тождественных или сходных до степени смешения коммерческих обозначений. Любое лицо, провозглашающее себя правообладателем коммерческого обозначения, всегда будет опасаться более раннего использования таких же или подобных обозначений другими лицами.
В этом В. Томашев усматривает один из недостатков ГК РФ, обесценивающего право на коммерческое обозначение. Что касается товарных знаков, то их ценность и значение в мировой практике всегда были очень велики и несоизмеримы с ценностью и значением коммерческих обозначений. Достаточно сказать, что получение права на товарный знак сопряжено с большими затратами труда, средств и времени. Ему предшествуют проведение заявителем перед подачей заявки сложных проверок заявляемых обозначений на охраноспособность, составление заявки, ее экспертиза, внесение в реестр, переписка с экспертом, приведение доводов в защиту знака.
Далеко не всегда усилия заявителя завершаются получением решения о регистрации товарного знака, зато обладание свидетельством значительно повышает силу бренда товаров и услуг, в отношении которых он действует. Поэтому уравнивание по всем позициям права на товарный знак и коммерческое обозначение обесценивает товарный знак со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Запрет (пункт 8 ст. 1483 ГК РФ) на регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми в РФ коммерческими обозначениями или их отдельными элементами в отношении однородных товаров, по мнению В. Томашева, не подкреплен механизмом проверки его исполнения, поскольку при всем желании ни заявители, ни эксперты Роспатента, не имея базы данных по коммерческим обозначениям, не смогут реализовать этот запрет до регистрации товарного знака. Обилие охраняемых коммерческих обозначений, отсутствие их учета и механизма проведения поиска может привести к тому, что значительное количество товарных знаков будет регистрироваться с нарушением этого запрета. Поэтому в любой момент в соответствии с пунктом 1 ст. 1512 кодекса предоставление им правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным, что отрицательно скажется на надежности товарных знаков, снизит их престиж и ценность.
В связи с этим наделение владельца коммерческого обозначения таким же исключительным правом, что и владельца товарного знака (пункт 6 ст. 1252 и пункт 1 ст. 1539 ГК РФ), к тому же с правом требования признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на том основании, что право на использование коммерческого обозначения возникло ранее даты регистрации знака, представляется явной ошибкой законодателя. Это все равно что поставить знак равенства между нотариально заверенным и незаверенным документом, между зарегистрированным и незарегистрированным гражданским браком, между оформленным и неоформленным договором купли-продажи.
Тем не менее примеры признания верховенства коммерческих обозначений над товарными знаками уже имеются. Это, в частности, судебное решение об отказе удовлетворить исковое заявление ООО «Новый книжный центр» (г. Москва), владельца товарного знака «Читай-город» (9, 16, 28, 35, 41, 42-й классы МКТУ, регистрация № 221124), о прекращении индивидуальным предпринимателем А. Л. Донцовым незаконного использования в своей коммерческой деятельности упомянутого товарного знака. В качестве основания для отказа исковых требований суд указал, что использование данного коммерческого обозначения ответчиком началось ранее даты приобретения истцом прав на данный товарный знак (14.01.2009), в связи с чем согласно пункту 6 ст. 1252 ГК РФ преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Вместе с тем суд благоразумно не принял решение о прекращении действия товарного знака истца по вновь открывшимся обстоятельствам, хотя из смысла вышеупомянутой статьи именно это и вытекало. В связи с этим нам представляется достаточно разумным путь, по которому пошла китайская правовая практика, в соответствии с которой коммерческое наименование пользуется защитой лишь на той территории, где оно стало относительно известным, в то время как товарный знак действует на всей территории Китая.
Вообще, строго говоря, анализ судебных дел свидетельствует о том, что российская судебная система учитывает слабость позиции коммерческого обозначения, в связи с чем склонна поддерживать в спорных случях обладателя товарного знака. Именно так, в частности, обстояло дело по судебному рассмотрению искового заявления ООО «РВА» (дело № А53-26274/2015), владельца комбинированного товарного знака «Усадьба», зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса МКТУ (регистрация № 523814 от 02.10.2014, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом). Ответчиком по делу являлось ООО «Донская станица», являющееся владельцем коммерческого обозначения «Усадьба». Фабула спора заключалась в требовании истца запретить ответчику незаконное использование обозначения «Усадьба», сходного до степени смешения с товарным знаком «Усадьба», и взыскании компенсации в размере 5 млн. руб. за нарушение исключительного права на этот товарный знак. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015, оставленным без изменения постановлением 15-го арбитражного апелляционного суда от 06.05.2016, в удовлетворении исковых требований истца было отказано на основании того, что обозначение «Усадьба» относится к общеупотребительным словам, в связи с чем не является объектом правовой охраны и потому не нарушает права истца. В качестве другого основания суды указали на использование ответчиком обозначения «Усадьба» с 2010 г., то есть задолго до даты приоритета товарного знака истца, в связи с чем истец не вправе запрещать ответчику использование этого обозначения, поскольку в его действиях прослеживаются признаки злоупотребления правом, направленного на создание препятствий в предпринимательской деятельности ответчика.
Не согласившись с упомянутым вердиктом судов, истец обжаловал его в 2016 г. в кассационном порядке в суде по интеллектуальным правам, который усмотрел в предыдущих судебных решениях нарушение норм существующего законодательства. В частности, суд не согласился с утверждением об отсутствии охраноспособности у обозначения «Усадьба», поскольку оно входит в противоречие с результатами экспертизы ФИПС, признавшей его охраноспособным. Тем самым предыдущие суды фактически в нарушение вышеприведенных норм ГК РФ, исключив административную процедуру оспаривания охраноспособности знака, ограничили правовую охрану товарного знака истца. Что касается вывода суда первой инстанции о том, что обозначение «Усадьба» использовалось ответчиком с 2010 г., до даты приоритета товарного знака истца, то этот вывод сделан на основе неправильного применения норм материального права. В частности, для такого вывода требуется исследование различительных признаков и известности обозначения в пределах определенной территории, а также обстоятельств обладания ответчиком указанным обозначением, чего сделано не было. Не выдерживает критики также довод о злоупотреблении истцом своего права на товарный знак, поскольку такое утверждение не было предметом исследования судами первой и апелляционной инстанций.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд по интеллектуальным правам постановил отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. Не вдаваясь в детали повторного рассмотрения данного дела, отметим, что результатом нового рассмотрения в январе 2017 г. явилось решение суда о запрете ООО «Донская станица» использовать во всех видах своей хозяйственной деятельности обозначение «Усадьба» и взыскать с ответчика в пользу ООО «РВА» 1 млн. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Усадьба» . Таким образом, приведенный пример наглядно свидетельствует, что так или иначе, но товарные знаки обладают значительно большей защищенностью по сравнению с коммерческими обозначениями.
Если же говорить о запрете на регистрацию товарного знака, тождественного или сходного с наименованием ранее запатентованного селекционного достижения, то здесь должны действовать те же самые критерии, что и в отношении ранее зарегистрированных или заявленных к регистрации товарных знаков. Единственная сложность усматривается в том, что Роспатент не имеет в своем распоряжении постоянно пополняемой базы данных по наименованиям селекционных достижений. В результате эксперт лишен возможности выявить такие наименования в процессе экспертизы товарных знаков, что может стать причиной столкновения тождественных или сходных обозначений товарных знаков с наименованиями селекционных достижений.
В связи с этим для исключения возможности возникновения таких ситуаций следует наладить взаимодействие Роспатента с организацией, ведающей вопросами патентования селекционных достижений. Это тем более необходимо, что в отличие от Роспатента федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, прежде чем зарегистрировать селекционное достижение под выдвинутым его автором наименованием, производит его проверку на предмет идентификации как среди пород животных и сортов одной культуры, так и в отношении товарных знаков для однородных товаров, и не только в Российской Федерации (ст. 1419, п. 8 ст. 1483 ГК РФ), но и в странах — участницах Международного союза по охране новых сортов растений (п. 2 ст. 20 конвенции UPOV) . Возможно, это обстоятельство является той причиной, по которой практически не встречаются примеры столкновений товарных знаков с наименованиями селекционных достижений, как на апелляционном, так и на судебном уровне, в том числе какие-либо серьезные исследования и публикации, за исключением соответствующих законодательных и нормативных документов, регулирующих правовое положение запатентованных сортов растений и пород животных.
Литература:
1. Шишкин Д. Совершенствование законодательства о наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2017. — № 2. — С. 32–38
2. Григорьев А. Н. Конфликт между товарным знаком и географическим указанием // Патентная информация. — 1995. — Вып. 3.— С. 27–30
3. Горленко С. А. Товарный знак и наименование места происхождения товара: сходство и различия // Патенты и лицензии. — 2003. — № 12. — С. 11–16
4. Джермакян В. Ю. Наименование природных продуктов в качестве товарных знаков // Патенты и лицензии. — 1997. — № 11— С. 26–29
5. Соколова М. Н. Правовые проблемы охраны средств индивидуализации товаров, содержащих географические обозначения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002
6. Мус Г. П. Долгий путь регистрации товарного знака «Мариинская» // Патенты и лицензии. — 2001. — № 11. — С. 28–31
7. Андрощук Г. Вино раздора, или Бесконечный спор о Токайском регионе // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2017. — № 4. — С. 59–68
8. Зуйков С. А. Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки // Журнал суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 5. — С. 44–45
9. Pistorius Tana. The trademarked city within a city // WIPO Magazine. — 2010. — № 3. — P. 10–13
10. Шахназарова Э. А. Правовое регулирование географических обозначений в США и КНР // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2017. — № 7. — С. 66–72
11. Фюнер А. фон. Нужен ли России закон о фирменных наименованиях // Патенты и лицензии. — 1997. — № 2
12. Еременко В. И. О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. — 2006. — № 5. — С. 18–28
13. Григорьев Д. Использование фирменного наименования и защита исключительного права на него // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2013. — № 11 — С. 20–25
14. Джермакян В. Ю. Как защитить фирменное наименование от дублирования // Консультант. — 2006. — № 1 — С. 80–82
15. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 октября 1996 г. № 2688/96 // Вестник ВАС РФ. — 1997. — № 1.
16. Охрана интеллектуальной собственности в России : сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / Отв. ред. Л. А. Трахтенгерц ; науч. ред.: В. М. Жуйков. — М. : Юрид. фирма «Контракт», 2005. — 568 с.
17. Цитович П. П. Очерк основных понятий торгового права. — М. : Статут, 2005. — 628 с.
18. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. — М. : Статут, 2005. — 672 с.
19. Лабзин М. Дело о смешении и согласии // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2010. — № 12. — С. 50–59
20. Жухевич О. В. Степанова Н. И. Yamato vs. Yamata // Информационный бюллетень компании «Городисский и Партнеры». — 2010. — № 4
21. Робинов А. А. Столкновение исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования // Патенты и лицензии. — 2008. — № 11. — С. 30–36
22. Чубукова И., Лощилин В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части 4 ГК РФ // Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административная и судебная практика. — М. : Альпина Паблишерз, 2010. — С. 44–54
23. Джермакян В. Ю., Бирюлин В. И. Коммерческое обозначение, или кот в мешке // Патенты и лицензии. — 2007. — № 8. — С. 6–11
24. Томашев В. Трактовки части четвертой ГК РФ в отношении прав на товарный знак и коммерческое обозначение нуждаются в пересмотре // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2009. — № 1. — С. 43–50
25. Буробина Е В. Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав на средства индивидуализации по законодательству Китая // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 3. — С. 42–47
26. Решение арбитражного суда Ростовской области от 18 января 2017 г. по делу № А53-26274/2015 [Электронный ресурс]. — URL: ЭПС «Система Гарант»
27. Оноприенко О. Ф. Фирменное наименование в России: проблемы урегулирования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2016. — № 10. — С. 11–16