Товарные знаки тождественные или сходные с ранее
зарегистрированными или поданными на регистрацию
Авторы: Галифанов Геннадий, Галифанов Руслан,
Карлиев Реджеп, Галифанова Рената
Приведенные в пункте 3 ст. 1484 ГК РФ положения призваны защитить интересы владельца товарного знака и предотвратить дезориентацию потребителя за счет исключения возможности маркировки однородных товаров разных компаний тождественными или сходными до степени смешения обозначениями. Запрет регистрации товарных знаков по данному основанию относится к наиболее часто встречающимся явлениям, с которыми сталкиваются заявители и экспертиза, и может иметь место, если заявленное обозначение тождественно или сходно до степени смешения:
— с ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию товарными знаками;
— с общеизвестными товарными знаками.
По мнению Ж. С. Акоповой, данный перечень является не совсем полным, поскольку правовой охраной в Российской Федерации наряду с перечисленными объектами пользуются также некоторые иные средства индивидуализации, в частности обозначения лекарственных средств, морских и речных судов, средств массовой информации, некоторых изобретений и т. д. В связи с этим было бы правильнее смысл большинства вышеприведенных оснований свести к указанию в абстрактной форме на недопустимость тождества и сходства до степени смешения обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, с любыми объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Рассмотрим подробнее основания для запрета регистрации обозначений, которые являются тождественными или сходными с ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию товарными знаками. Отметим прежде всего, что упомянутый запрет обусловлен необходимостью предотвращения нарушений прав тех лиц, которые уже являются правообладателями или заявителями в отношении тождественных или схожих товарных знаков.
Для предотвращения возможности отказа в регистрации обозначений добросовестные заявители проводят сначала поиск в базе данных Роспатента с целью установить отсутствие в ней тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков. Если же российский заявитель желает зарегистрировать свой товарный знак за рубежом, аналогичную процедуру желательно провести в соответствующих уполномоченных органах, осуществляющих процедуру регистрации объектов интеллектуальной собственности.
При анализе результатов поиска во внимание следует принимать лишь активные (живые) обозначения, то есть не нужно учитывать прекратившие свое действие товарные знаки или отозванные заявки, по которым истек срок их возможного восстановления. Выявление тождественности заявленного или планируемого к регистрации обозначения с найденными в базе данных ведомства схожими товарными знаками не представляет больших трудностей, если они существенно отличаются друг от друга. Однако если найденный в ходе поиска товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с планируемым к регистрации обозначением в отношении однородных товаров, то нет никакого смысла подавать заявку на его регистрацию. Единственным исключением из этого правила является ситуация, при которой владелец/заявитель найденного схожего знака является одним и тем же лицом.
Такая ситуация не является такой уж редкой. С целью обезопасить себя от возможных контрафактных действий компании зачастую регистрируют одно и то же словесное обозначение в русском и латинском варианте. Особенно часто это наблюдается в сфере фармацевтических препаратов. Зарегистрированные на одно и то же лицо схожие до степени смешения товарные знаки обладают одной особенностью, которую всегда следует принимать во внимание при проведении процедуры их отчуждения. Заключается она в том, что владелец схожих до степени смешения товарных знаков не имеет права производить их передачу порознь разным владельцам. Такие знаки должны передаваться вместе одному и тому же правопреемнику либо не передаваться вовсе. В противном случае возникнет ситуация введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и/или услуг.
Имеется лишь одно исключение из этого правила, связанное с неоднородностью товаров в пределах одного и того же класса МКТУ. Например, на имя какой-либо компании зарегистрирован товарный знак в отношении моющих веществ. Такой же или схожий до степени смешения знак зарегистрирован на имя этой компании в отношении косметических средств. В этом случае, несмотря на то что те и другие товары состоят в одном и том же 3-м классе МКТУ, они являются неоднородными. В таких случаях возможно их отчуждение разным владельцам, поскольку это не отразится на их хозяйственных интересах. Тем не менее желательно избегать подобных ситуаций, поскольку, несмотря на неоднородность товаров, у потребителя ввиду тождества или близкого сходства товарных знаков может возникнуть неверное мнение, что они принадлежат одному и тому же производителю.
Примерно такая же ситуация может возникнуть, если при проведении поиска в базе данных Роспатента будет обнаружен тождественный или схожий до степени смешения товарный знак, зарегистрированный в отношении неоднородных товаров, с планируемым к регистрации в том же классе МКТУ обозначением. В этом случае можно рассчитывать на регистрацию Роспатентом знака заявителя, хотя не исключено, что придется доказывать эксперту наличие охраноспособности у товарного знака со ссылкой на неоднородность заявленных товаров.
Если же товары у найденного тождественного или схожего до степени смешения товарного знака будут однородными с товарами планируемого к регистрации обозначения, но заявитель по каким-либо причинам все же желает быть его обладателем, то преодолеть отказ экспертизы в регистрации обозначения можно будет лишь посредством письма-согласия от владельца старшего товарного знака. При этом независимо от наличия данного письма заявляемый к регистрации младший товарный знак должен отличаться от старшего знака какими-либо второстепенными деталями (например, цветом, курсивным шрифтом вместо прямого, использованием иного алфавита и т. д.). Следует также иметь в виду, что письмо-согласие ввиду сложившейся в Роспатенте практики предоставляет лишь возможность регистрации обозначения, но не гарантирует в полной мере, что такая регистрация будет произведена, поскольку окончательное решение этого вопроса остается за Роспатентом.
Что касается методики определения сходства до степени смешения обозначений с ранее заявленными к регистрации или зарегистрированными товарными знаками, то здесь могут иметь место определенные трудности. По общему правилу, если обозначение имеет по сравнению с другим обозначением отдельные отличия, но в целом воспринимается как обозначение товара, маркированного с ним, то оно считается сходным до степени смешения с этим обозначением. Однако определить ту грань, за которой обозначение можно считать несходным до степени смешения со старшим знаком, бывает иногда достаточно сложно.
Совершенно недопустимы, например, попытки эксперта использовать в качестве оснований для отказа в регистрации товарного знака сведения из Интернета о схожести заявленного знака с каким-либо обозначением, зарегистрированным в другой стране. Как правило, достоверность информации, почерпнутой из рекламных страниц Интернета, обычно ничем не подтверждается, и следовательно, законных оснований для отнесения обозначения к числу неохраноспособных у эксперта в таких случаях нет. Однако поскольку, как указывает М. Я. Эпштейн, недопустимость таких действий в законодательстве конкретно не прописана, возникшей правовой неопределенностью пользуются отдельные специалисты.
Тождество или сходство должны определяться с учетом однородности товаров. Если тождественные товарные знаки имеют одинаковые (однородные) перечни, то их сосуществование ввиду конкурентной борьбы невозможно. Поэтому более поздний знак не может быть зарегистрирован. При установлении однородности товаров определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Однородные товары — это те, которые принадлежат к одной и той же родовой или видовой группе, имеют одинаковое назначение, то есть одинаковую область применения и функции, одинаковый круг потребителей данного товара, один и тот же вид материала, из которого изготовлены товары, и один и тот же или сходный внешний вид изделий, те же самые условия сбыта товаров и другие признаки.
В качестве инструмента для определения однородности товаров применяется международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Однако принципы, заложенные в основу классификации, иногда входят в противоречие между собой. К одному и тому же классу МКТУ отнесены изделия, имеющие мало общего между собой (9-й класс: приборы и инструменты, очки и огнетушители). В этом случае для экспертизы нет значительных проблем. В то же время однородные товары разнесены по разным классам (пиво — 32-й класс, вино — 33-й класс). В этом случае существует опасность принятия к регистрации обозначения, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, для однородных товаров, относящихся к другому классу МКТУ.
Например, 25-й класс МКТУ включает разнообразные предметы одежды. Однако в 9-м классе МКТУ также имеется одежда для защиты от огня, которую Методические рекомендации по определению однородности товаров Роспатента относят ввиду разного назначения к другой родовой группе, неоднородной с товарами 25-го класса МКТУ. Неоднородными товарами являются также, несмотря на одинаковое назначение, кофемолки бытовые электрические (7-й класс МКТУ) и кофемолки ручные (21-й класс МКТУ), поскольку электрическая кофемолка значительно сложнее по устройству и дороже, чем ручная. Соответственно, каждая из них реализуется населению также в разных магазинах: электрическая кофемолка — в магазине «Электротовары», ручная — в магазине «Хозяйственные товары».
Аналогично этому не могут быть признаны однородными используемые по одному и тому же назначению машины для прополки (7-й класс МКТУ) и культиваторы, полольники, сапки (8-й класс МКТУ), поскольку эти товары относятся к разным родовым группам (машины и ручные инструменты), а также имеют различную стоимость и условия сбыта. Точно так же, несмотря на общее функциональное назначение, являются неоднородными вследствие использования в различных целях перчатки для водолазов (9-й класс МКТУ), перчатки для медицинских целей (10-й класс МКТУ), перчатки для домашнего хозяйства (21-й класс МКТУ), перчатки для бокса, бейсбола, гольфа и т. д. (28-й класс МКТУ). Неоднородными являются также ящики из обычных металлов (6-й класс МКТУ) и ящики деревянные (20-й класс МКТУ), поскольку эти товары изготовлены из различных материалов, вследствие чего имеют различную стоимость, срок службы, прочность и огнестойкость.
Не могут быть признаны однородными также услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, вследствие чего они разнесены по различным классам МКТУ. В частности, неоднородными являются такие услуги, как информация по вопросам страхования (36-й класс МКТУ), информация по вопросам строительства (37-й класс МКТУ), информация по вопросам перевозок (39-й класс МКТУ), информация по вопросам воспитания и образования (41-й класс МКТУ) и информация метеорологическая (42-й класс МКТУ).
В то же время следует признать однородными препараты химические для защиты злаков от головни (1-й класс МКТУ) и препараты химические для обработки злаков, пораженных головней (5-й класс МКТУ), поскольку они предназначены для борьбы с одним и тем же заболеванием растений и принадлежат к одной и той же родовой группе (химические препараты). Однородными являются также мыла дезинфицирующие (3-й класс МКТУ) и средства дезинфицирующие для гигиенических целей (5-й класс МКТУ) ввиду их одинакового предназначения и принадлежности к одной и той же родовой группе химических товаров. Однородными следует считать также товары, хотя и относящиеся к разному роду, но изготовленные из благородных металлов, в связи с чем их реализация производится преимущественно в ювелирных магазинах. Таковыми являются, например, статуэтки из благородных металлов и коробки из благородных металлов (14-й класс МКТУ). Однородными признаются также краски, олифы, лаки (2-й класс МКТУ) и пасты для полирования (3-й класс МКТУ), поскольку они сопутствуют друг другу в торговле. К числу однородных товаров можно отнести также воды минеральные для медицинских целей (5-й класс МКТУ) и воды минеральные (напитки) (32-й класс МКТУ); хлеб диабетический (5-й класс МКТУ) и хлеб (30-й класс МКТУ); продукты детского питания (5-й класс МКТУ), продукты молочные (29-й класс МКТУ) и каши молочные (30-й класс МКТУ).
При определении однородности услуг согласно вышеупомянутым рекомендациям, во внимание может быть принято их одно и то же предназначение. В частности, такие услуги, как продвижение товаров (для третьих лиц) и реклама, относятся к числу однородных услуг, поскольку реклама является одним из средств продвижения товаров. Однородными являются также услуги 37-го класса МКТУ (обновление одежды) и 40-го класса МКТУ (переделка одежды). Однородными могут быть также признаны товары и связанные с ними услуги, например программы для компьютеров (9-й класс МКТУ) и услуги по составлению программ для компьютеров (42-й класс МКТУ); одежда (25-й класс МКТУ) и пошив одежды (40-й класс МКТУ); очки (оптика) (9-й класс МКТУ) и услуги оптиков (44-й класс МКТУ); издания печатные, продукция печатная (16-й класс МКТУ), полиграфия, печать офсетная (40-й класс МКТУ) и издание книг (41-й класс МКТУ); автомобили (12-й класс МКТУ) и ремонт и техническое обслуживание автомобилей (37-й класс МКТУ).
Весьма разумными, логически выверенными и убедительными являются высказанные Н. А. Радченко мысли в отношении определения однородности товаров и/или услуг и их влияния на судьбу знака в увязке с судебной практикой и вышеупомянутыми рекомендациями Роспатента. В частности, сложившаяся практика рассмотрения Роспатентом и судом по интеллектуальным правам дел о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в основном исходит из неприменения критерия однородности товаров, что, по-видимому, основано на пункте 2 ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которым «исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован…» . Если бы эта норма была изложена всего лишь с добавлением одного слова «однородных» (товаров, работ или услуг), то были бы сняты многие вытекающие из-за отсутствия такого слова алогичные выводы, нестыковки и противоречия.
Гипотетическим примером может служить регистрация товарного знака в отношении музыкальных инструментов. Правообладатель представил доказательства использования спорного товарного знака для производства и маркировки аккордеонов. По результатам рассмотрения принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для остальных музыкальных инструментов с сохранением охраны только для товара «аккордеоны». Со всей очевидностью это приведет к тому, что правообладатель будет лишен возможности производить и маркировать в будущем такие музыкальные инструменты, как балалайки или скрипки, без подачи новой заявки на регистрацию этого же знака в отношении упомянутых инструментов. С большой долей вероятности можно также утверждать, что третье лицо также будет лишено возможности регистрации сходного до степени смешения товарного знака для других музыкальных инструментов на том основании, что они входят в одну родовую группу.
Иной подход к прекращению охраны товарного знака в связи с его неиспользованием демонстрирует ВОИС, в соответствии с которым «использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром» . Поскольку Россия является членом ВОИС, было бы, конечно, полезным прислушаться к проверенным практикой рекомендациям этого авторитетного международного органа и внести соответствующие корректировки в пункт 2 ст. 1484 и 1486 ГК РФ. И уж во всяком случае не сокращать перечень спорной регистрации товарного знака с родовым понятием «музыкальные инструменты» до конкретного товара «аккордеоны» в случае доказанности использования товарного знака только для аккордеонов.
Нельзя не признать убедительным критический взгляд Н. А. Радченко на приведенный в рекомендациях Роспатента пример пояснения неоднородности услуг, в соответствии с которым «услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги “информация по вопросам страхования” (36-й класс МКТУ), “информация по вопросам строительства” (37-й класс МКТУ), “информация по вопросам перевозок” (39-й класс МКТУ), “информация по вопросам воспитания и образования” (41-й класс МКТУ), “информация метеорологическая” (42-й класс МКТУ)». Это хотя и так, но с другой стороны нельзя исключить ситуацию, при которой крупная компания специализируется на сборе и обработке информации во всех вышеуказанных областях. Принимая во внимание, что одним из основных критериев однородности товаров является отнесение их потребителем к одному и тому же источнику происхождения (в нашем гипотетическом примере это крупная компания), логично следует вывод об отсутствии оснований признавать вышеупомянутые информационные услуги неоднородными. Отсюда вытекает необходимость творческого подхода к рекомендациям Роспатента, которые при всем желании их составителей не могут охватить и описать различные жизненные ситуации. Это означает, что они должны быть не догмой, а постоянно развивающимся алгоритмом грамотного решения проблем в нестандартных ситуациях.
Имеется еще одно скользкое место в упомянутых рекомендациях Роспатента, на которое вполне обоснованно указывает Н. А. Радченко. Оно касается пункта 3.5 рекомендаций, в котором приведен один из принципов оценки однородности товаров и услуг, в соответствии с которым они могут быть признаны однородными в том случае, когда в результате целенаправленных действий (работ, услуг) создается товар. В частности, в результате услуг по пошиву одежды создается товар «одежда». По этой причине услуга «пошив одежды» и товар «одежда» можно признать однородными. Но нельзя признать однородными услуги по реализации (продаже) товара «одежда» с самим товаром «одежда», поскольку данная услуга не имеет никакого отношения к производству одежды. В том же случае если производитель одежды продает ее через свои фирменные магазины, то такая продажа и вовсе перестает быть услугой, поскольку является, по сути, продолжением производственного процесса по пошиву одежды. По-другому и быть не может, поскольку бессмысленно производить товар, не осуществляя его сбыт. Но при этом, если производитель товара сам занимается его сбытом через свои фирменные магазины, то это не что иное как финальный этап производственного процесса, в котором источником происхождения товара является сам производитель. В том же случае если произведенный товар передается производителем для продажи третьему лицу, которое не имеет никакого отношения к производству товара, то такая продажа подпадает уже под категорию услуг, поскольку торгующее предприятие не является источником происхождения товара. Причем имеются основания считать, что торгующее предприятие оказывает услуги по продаже товара не только потребителям, но и производителю. Поскольку услуги носят, как правило, возмездный характер, то возмездность производителя товара торгующему предприятию проявляется в том, что он отпускает ему товар по оптовой цене (без торговой наценки), которая существенно ниже розничной.
Несмотря на вышеупомянутые доводы, суды, как справедливо указывает Н. А. Радченко, зачастую ошибочно полагают, что товары и услуги по их реализации третьими лицами потребители относят к одному и тому же источнику происхождения, хотя, как видно из вышеизложенного, это совершенно неверно. Один и тот же источник происхождения товара — это тот случай, когда производитель сам реализует произведенный им товар. Третьи лица, занимающиеся реализацией товара, не являются производителями товара и поэтому не являются источником его происхождения. Попытки судов признать произведенный товар однородным с услугой торгового предприятия по его реализации сродни признанию однородности всех существующих в мире сфер деятельности на том основании, что всем им сопутствует реклама.
Таким образом, услуги торгового предприятия не могут рассматриваться как однородные продаваемым этим предприятием товарам. Следовательно, занимающееся торговлей предприятие нельзя считать заинтересованным лицом в прекращении охраны товарного знака по неиспользованию, как это иногда происходит в судебной практике. Заинтересованным может быть лишь производитель товаров, которые являются однородными с товарами обладателя старшего товарного знака, и лишь при наличии заявки на регистрацию сходного обозначения, причем возникшая проблема может быть решена в ряде случаев на досудебном уровне путем получения письма-согласия от обладателя старшего знака на регистрацию младшего обозначения. Особенно успешной практика предоставления писем-согласий может быть в случае, если производители хотя и занимаются производством однородных товаров, но эти товары не являются взаимозаменяемыми. Так, например, биологически активные добавки к пище и лекарственные препараты хотя и являются однородными товарами, но не являются взаимозаменяемыми, и на этом основании можно, не обращаясь в суд, найти компромисс с обладателем старшего знака.
Представляет интерес рассмотрение в упомянутых рекомендациях однородности таких товаров, как одежда и обувь. Вполне справедливо указано, что изготовитель одежды не является конкурентом для изготовителя обуви и наоборот. Ввиду функциональных различий эти товары также не являются взаимозаменяемыми для потребителя. При выборе товара потребитель не будет сравнивать обувь с одеждой, он будет сравнивать обувь с обувью и одежду с одеждой. Тем самым, хотя в рекомендациях об этом прямо не сказано, проводится мысль о неоднородности упомянутых товаров. Что, в общем-то, подтверждается утверждением о том, что при наличии тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в отношении товаров «одежда» и «обувь» у потребителя не возникнет представления о принадлежности их к одному и тому же изготовителю.
На наш взгляд, данное утверждение достаточно спорное, поскольку совершенно не исключено, что маркированные тождественным или схожим товарным знаком предметы одежды, обувь и головные уборы вполне могут быть изготовлены одним и тем же производителем и, соответственно, вызвать у потребителя именно это стойкое мнение. Причем оно может быть подкреплено также тем, что упомянутые товары зачастую продаются в различных секциях одного и того же магазина одежды. Кроме того, общеизвестно, что полная экипировка одетого человека, помимо костюма, включает также туфли и головной убор. Человек, шагающий по улице в обуви, но без костюма, так же как в костюме, но без обуви, вызовет у окружающих вполне обоснованное подозрение о состоянии психического здоровья такого субъекта. Отсюда следует, что эти товары, мыслятся только в органической связи между собой, в связи с чем, несмотря на различную функциональность и отсутствие взаимозаменяемости, должны относиться к разряду однородных товаров. Именно этим, по-видимому, объясняется тот факт, что в упомянутых рекомендациях вопрос однородности или неоднородности этих товаров обойден стороной.
В этой связи не совсем удачным представляется приведенный в вышеупомянутых рекомендациях пример с признанием товаров 21-го класса МКТУ «щетки обувные, губки для придания блеска обуви» и 26-го класса МКТУ «шнурки для обуви» однородными товарам 3-го класса МКТУ «кремы косметические; мыла; духи; дезодоранты для личного пользования», 18-го класса МКТУ «бумажники; зонты; кошельки; ремешки кожаные; сумки женские; чемоданы» и 25-го класса МКТУ «обувь; одежда». Основанием для такого признания явился упор на широкий диапазон товаров в пределах различных классов МКТУ, а именно схожесть до степени смешения заявленного обозначения (21-й и 26-й классы МКТУ) с тремя товарными знаками, один из которых был зарегистрирован в отношении 3-го класса, другой — 18-го и третий — 26-го класса МКТУ на имя одного и того же правообладателя. Понятно, что чем шире круг товаров, входящих в различные классы МКТУ, охваченных порознь одним и тем же зарегистрированным на имя одного правообладателя товарным знаком, тем больше в этот круг будет вовлечено товаров, объединенных общей родовой принадлежностью, за исключением товаров, выходящих за ее пределы.
В описанной ситуации Роспатент вполне справедливо посчитал однородными товарам 25-го класса (обувь) товары 21-го класса (щетки обувные и губки для придания блеска обуви), а также 26-го класса (шнурки для обуви), поскольку они являются вспомогательными аксессуарами обуви и реализуются в одних и тех же магазинах. Сомнение вызывает другое, а именно признание этих товаров однородными товарам 3-го и 18-го классов МКТУ. С большой натяжкой можно согласиться, что косметические кремы и мыла (3-й класс МКТУ), так же как обувные щетки и губки для придания блеска обуви (21-й класс МКТУ), являются средствами для ухода, закрыв при этом глаза на то, что в одном случае они предназначены для обуви, а в другом для ухода за человеческим телом, а также на реализацию этих товаров в различных по предназначению магазинах. Если согласиться с такой мотивировкой однородности товаров, то на этом же основании, но, что еще ближе, в отношении не разных, а одного объекта — человека можно признать однородными также туалетную бумагу (16-й класс МКТУ) и зубную щетку (21-й класс МКТУ), поскольку эти товары также относятся к средствам для ухода.
Отметим также, что Роспатент в вышеописанном примере посчитал шнурки для обуви (26-й класс МКТУ) однородными кожаным ремешкам (18-й класс), несмотря на то, что эти товары изготовлены из разного материала, имеют иное предназначение, функциональность, стоимость и реализуются в различных магазинах. Вообще, если отталкиваться от вышеупомянутых рекомендаций, в частности от приведенного в них примерного перечня корреспондирующих классов, то можно видеть, что товары 26-го класса МКТУ вообще отсутствуют в этом перечне. Следовательно, однородность товаров 26-го класса МКТУ не выходит за пределы данного класса, и потому содержащиеся в нем шнурки для обуви считать однородными кожаным ремешкам 18-го класса МКТУ, по крайней мере, некорректно.
В связи с этим нельзя согласиться с подходом Роспатента к распространению признаков однородности на товары, явно им не соответствующие, поскольку это означало бы предоставление охраны товарному знаку, зарегистрированному порознь в отношении нескольких классов МКТУ на большинство других, если не всех классов МКТУ. Кроме того, при таком подходе границы однородности товаров будут крайне размыты, что приведет к увеличению доли субъективизма при оценке охраноспособности заявленного на регистрацию товарного знака.
С другой стороны, гипотетически возможна другая картина, связанная с подачей заявки на регистрацию товарного знака порознь в отношении 10 классов МКТУ. Как быть в этом случае с тождественным или сходным до степени смешения старшим товарным знаком, зарегистрированным в отношении иных, например трех, классов МКТУ? Не исключено также возникновение ситуации, при которой защита обычного (необщеизвестного) знака в 5–10 классах МКТУ обеспечит его охрану во всех остальных классах МКТУ. В связи с этим упомянутые, подчеркнем, весьма полезные рекомендации Роспатента выиграли бы больше, если бы содержали ответы на эти вопросы.
Определяя однородность товаров с учетом их назначения, необходимо иметь в виду, что в зависимости от круга потребителей товары подразделяются на следующие группы:
— товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения;
— товары длительного и товары краткосрочного пользования;
— товары медицинского назначения.
В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, винно-водочные и табачные изделия, одежда, обувь и т. п., при оценке степени сходства товарных знаков А. А. Шестимиров рекомендует практиковать более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, поскольку покупатели сталкиваются с этим видом товаров и их товарными знаками достаточно часто, из чего следует более высокая вероятность смешения в их сознании сходных знаков.
Что касается товаров производственно-технического назначения (станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т. п.), здесь опасность смешения является меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей — специалистов, которым, как правило, хорошо известны поставщики продукции в соответствующей отрасли.
Различные требования при определении возможности смешения следует предъявлять также к заявленным обозначениям для товаров длительного или краткосрочного пользования. Этот обусловлено, тем, что, как указывает А. А. Шестимиров, при покупке дорогостоящих изделий длительного пользования, например автомобилей, бытовых электроприборов, мебели и т. д., покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь меньше. В отношении же товаров краткосрочного пользования (продукты питания, косметические изделия, сувениры, мелкая домашняя утварь и т. п.) и сравнительно дешевых степень внимательности покупателей, как правило, снижена, что увеличивает опасность смешения.
Максимальная внимательность необходима также при экспертизе обозначений продукции медицинского назначения, поскольку смешение этих обозначений и, соответственно, маркируемых ими товаров может иметь неблагоприятные последствия. В частности, схожие по наименованию лекарственные вещества, но имеющие различный спектр действия могут стать причиной опасных заблуждений людей, склонных к самолечению, вплоть до летальных исходов или тяжелых токсикологических отравлений.
Важным фактором однородности товаров являются условия сбыта. В современных условиях, когда одной из тенденций современной торговли является развитие сети универсальных магазинов типа супермаркетов, где в одном торговом зале продаются различные товары, этот фактор играет все возрастающую роль. С учетом этого фактора А. А. Шестимиров считает, что должны признаваться однородными практически все продукты питания.
Полагаем, что с этим трудно согласиться, поскольку в таком случае однородными следует считать товары сразу пяти классов МКТУ (29, 30, 31, 32, 33-й классы). На самом же деле главным фактором при определении однородности товаров следует считать возможность жесткого конкурентного столкновения хозяйствующих субъектов в случае маркировки ими своих товаров одинаковыми обозначениями. Когда же такой ситуации нет, то товары не могут считаться однородными по признаку условий их сбыта.
При нахождении неоднородных товаров в пределах одного и того же класса, например «препараты для стирки» и «парфюмерные изделия» (3-й класс) или же «фармацевтические препараты» и «гербициды» (5-й класс), регистрация обозначения, тождественного или схожего до степени смешения со старшим товарным знаком, как правило, не вызывает проблем, за исключением спорных случаев, когда вопрос неоднородности товаров вызывает у экспертизы сомнения.
Известны, в частности, примеры, когда Палатой по патентным спорам Роспатента принимались решения о регистрации идентичных товарных знаков со ссылкой на то, что, несмотря на их тождество, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для маркировки неоднородных товаров, что исключает возможность их смешения потребителем. В частности, на этом основании был зарегистрирован словесный товарный знак «Пуля» на имя ОАО «Русский холодъ» в отношении товара 30-го класса (мороженое; регистрация № 478487, заявка № 2009715409). Наличие предшествующей регистрации тождественного товарного знака «Пуля» в отношении товаров 30-го класса (вода морская, различные виды льда, напитки на основе чая, молока, какао, кофе, шоколада; регистрация № 419534,) на имя ООО «Научное производственное объединение “Биомедицинские инновационные технологии”» было признано палатой не создающим препятствий для регистрации младшего знака ввиду неоднородности заявленных товаров. Основным аргументом палаты при вынесении заключения о неоднородности товаров явился, по данным В. Ю. Джермакяна, упор на отсутствие пищевой ценности у различных видов льда, тогда как мороженое имеет пищевую ценность. При этом тема пищевой ценности напитков на основе чая, молока и т. д. была оставлена без внимания.
Другим примером является рассмотрение Палатой по патентным спорам Роспатента отказа в предоставлении правовой охраны словесному обозначению Lazer по заявке № 2012706892 с приоритетом от 11.03.2012, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 7, 8-го классов МКТУ. Основанием для отказа явилось сходство заявленного обозначения до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 1118161 (8-й класс МКТУ) и № 675307 (8-й класс МКТУ), принадлежащим иным лицам. Представленное от владельца международной регистрации № 675307 письмо-согласие экспертиза отказалась принять во внимание ввиду высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака.
Рассмотрев поданное возражение, палата пришла к заключению, что противопоставленный знак по международной регистрации № 1118161 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с отказом от него правообладателя и, следовательно, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 8-го класса. Кроме того, скорректированный заявителем перечень товаров 7-го и 8-го классов МКТУ «ледобуры и буры электроприводные и ручные» представляет собой такие товары, как орудия и инструменты для производства скважин на льду, которые используются, в частности, рыболовами в условиях зимней рыбалки. Товары же противопоставленного знака по международной регистрации № 675307 (7-й класс МКТУ) относятся к бытовым устройствам, предназначенным для чистки, уборки, полирования, мойки, шитья и приготовления еды, то есть имеют разное назначение и потребителей, реализуются в разных местах, следовательно, не являются однородными.
Что касается письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 675307, то в связи с представленными доказательствами неоднородности товаров его можно было и не представлять. Палата в связи с этим отметила, что оно выдано в отношении неоднородных товаров, в связи с чем нет оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706892.
Вышеприведенные примеры показывают, что в ряде случаев неоднородность товаров приходится доказывать на уровне рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений против отказа в регистрации тождественных или сходных до степени смешения заявленных обозначений со старшим товарным знаком. В то же время следует отметить, что положение пятого абзаца пункта 6 ст. 1483 ГК РФ допускает регистрацию сходного до степени смешения обозначения в отношении не только неоднородных, но и однородных товаров при условии представления заявителем так называемых писем-согласий, то есть разрешений на регистрацию обозначения от правообладателя старших прав. При этом однако следует иметь в виду, что речь идет о праве, а не об обязанности ведомства принимать их во внимание при вынесении решения о регистрации товарного знака. Однако, как правило, если интересы владельца старшего знака не пересекаются в конкурентной борьбе с интересами лица, испрашивающего согласие на регистрацию младшего знака, ведомство принимает во внимание такие письма-согласия и регистрирует в реестре младший товарный знак. Благоприятным для регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения со старшим товарным знаком, является обстоятельство, при котором заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, вследствие чего способно оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия. Исключения из этого правила касаются лишь нежелательных и даже опасных социальных последствий, в частности, если противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов. Отказ в регистрации может быть обоснован также однородностью товаров и высоким сходством заявленного обозначения со старшим товарным знаком, вследствие чего практически неотличимостью от него. Еще одним основанием является общеизвестность старшего товарного знака.
Однако в ряде случаев даже подкрепленные письмом-согласием явно подлежащие регистрации обозначения экспертиза странным образом относит к сходным до степени смешения обозначениям, в связи с чем заявитель вынужден обращаться с возражением в Палату по патентным спорам ФИПС. В качестве примера можно привести отказ эксперта в регистрации исполненного оригинальными стилизованными буквами латинского алфавита словесного обозначения «Ozon» на имя польской компании «Концепт Продуит» в отношении всех заявленных товаров 3-го класса МКТУ по заявке № 2010737568 от 22.11.2010. В качестве основания для отказа эксперт противопоставил комбинированный товарный знак O;Zone (буква Т в круге и слова Sergio Taccнini, O;Zone), получивший в России охрану на имя итальянской компании Sergio Tacchini International S.P.A. по международной регистрации № 747819 в отношении однородных товаров 3-го класса с конвенционным приоритетом от 21.08.2000.
Представленное заявителем для подкрепления своей позиции письмо-согласие владельца старшего знака экспертом не было принято во внимание со ссылкой на высокое сходство знаков. И это при том, что в заявленном и противопоставленном обозначении сходными до степени смешения можно признать только слова Ozon и O;Zone. В остальном же, учитывая наличие в старшем знаке буквы «Т» в круге и словесного обозначения Sergio Tacchini, говорить о наличии графического и семантического сходства знаков не приходится. Не приходится еще и потому, что проведение сравнительного анализа на сходство заявленного обозначения лишь с частью Ozone противопоставленного знака является неправомерным. По-видимому, эксперт исходил из того, что, поскольку сходное заявленное обозначение «Ozon» как бы входит в словесную часть противопоставленного знака «Sergio Taccнini, O;Zone», следовательно, вычлененному из этого знака обозначению «Ozon» нельзя предоставлять охрану. Однако при сложившейся ситуации, когда у заявителя имеется письмо-согласие от владельца старшего знака, это неоправданно жесткий подход. Поэтому, учитывая вышеизложенное, вполне понятным и ожидаемым было решение Палаты по патентным спорам удовлетворить возражение заявителя о регистрации товарного знака заявителя в госреестре в отношении всех заявленных товаров (регистрация № 465964 от 06.07.2012).
Отказ в принятии письма-согласия согласно установившейся практике возможен в случае, если товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий). Не принимаются письма-согласия также, если противопоставленный знак является коллективным или, наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака в отношении однородных товаров, поскольку право на коллективный знак отличается от права на индивидуальный товарный знак . Однако если письмо-согласие принято, оно не может быть в последующем отозвано правообладателем, поскольку правовая охрана товарного знака не должна зависеть от одностороннего усмотрения лица, изъявившего волю на регистрацию знака .
Особенностью писем-согласий является то, что, с одной стороны, они находятся в сфере частно-правовых отношений и, поскольку полностью зависят от воли правообладателя товарного знака, могут трактоваться в качестве односторонних сделок. С другой стороны, они адресованы административному органу и, следовательно, находятся в сфере публично-правовых отношений, в связи с чем решения по ним во многом зависят от мнения эксперта. Другая особенность писем-согласий заключается в том, что они влекут за собой возникновение исключительного права на младший товарный знак и, следовательно, создают правовые последствия не только для сторон договора, но и косвенно для третьих лиц, поскольку те могут приобретать право использования такого знака по лицензионному договору либо по договору отчуждения (уступки).
В случае перехода права пользования младшим знаком третьему лицу письмо-согласие ввиду его безотзывности отозвать будет нельзя, хотя есть случаи, когда эта норма не соблюдается. Так, например, в одном из дел Роспатент, несмотря на наличие письма-согласия, отказал в регистрации сходного товарного знака на том основании, что в период проведения экспертизы исключительное право на старший товарный знак было передано другому лицу, которое не представило нового письма-согласия. При этом довод заявителя о правопреемстве по всем правам и обязанностям в отношении товарного знака Роспатентом был отклонен, что является концептуальной ошибкой, поскольку по аналогии с нормой п. 7 ст. 1235 ГК РФ, предусматривающей сохранение в силе лицензий, для приобретателя должны сохранять силу последствия сделки по предоставлению письма-согласия. В противном случае любое письмо-согласие может быть отозвано путем отчуждения исключительного права третьему лицу, и более того, можно будет даже оспаривать регистрацию знака в будущем.
В российской правовой практике регистрация товарного знака с согласия правообладателя старшего знака может быть осуществлена в ситуации, когда сходство до степени смешения этих знаков носит дискуссионный характер. В этом случае документ, подтверждающий согласие, склоняет чашу весов об отсутствии возможности смешения в пользу заявителя. Если же заявленное обозначение незначительно отличается от старшего товарного знака, принимать решение о его регистрации в отношении однородных товаров следует в том случае, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых является, например, дочерним. Такой подход, по мнению Роспатента, будет способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Интересный гипотетический, но в высшей степени поучительный пример, связанный с практикой использования писем-согласий, приведен В. Ю. Джермакяном и Н.А. Радченко в отношении рассмотрения возражения против отказа в регистрации обозначения «Sapphire Radio Technik», являющегося частью фирменного наименования заявителя. Основанием для отказа явились ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ на имя одного и того же владельца ЗАО «Сапфир» сходные до степени смешения комбинированные товарные знаки «Sapphire» и «Sapphire Movement», а также то, что словесные элементы «Radio Technik» переводятся с английского как «радиотехника» и являются неохраняемыми элементами обозначения, так как указывают на вид заявленных товаров.
Заявитель построил свое возражение на семантическом несходстве заявленного и противопоставленных знаков в том смысле, что обозначение «Sapphire Radio Technik» означает в переводе с английского языка «сапфирная радиотехника». Существование такой техники носит гипотетический и потому фантазийный характер ввиду ее неизвестности из существующего уровня техники. Что касается противопоставленных обозначений, одно из них означает в переводе «сапфир» (Sapphire), a другое — «сапфирное движение» (Sapphire Movement), и, таким образом, их смысловое значение не имеет ничего общего с понятием «сапфирная радиотехника». Вместе с тем заявитель приложил к возражению письмо-согласие от владельца старшего товарного знака о том, что тот не возражает против регистрации заявленного обозначения в отношении всего перечня товаров и услуг 9-го класса МКТУ.
В ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявитель признал обозначение Radio Technik описательным для товаров 9-го класса и выразил согласие с его дискламацией. С учетом этих обстоятельств, а также приняв во внимание, что обозначение «Radio Technik» не занимает доминирующее обозначение, Палата по патентным спорам признала доводы заявителя убедительными и приняла решение о регистрации товарного знака «Sapphire Radio Technik» с дискламацией обозначения Radio Technik. Однако ни коллегия, ни заявитель не просчитали последствия такого решения. В частности, в результате исключения из охраны обозначения «Radio Technik» охраноспособным осталось только обозначение «Sapphire», являющееся тождественным такому же слову в противопоставленных комбинированных товарных знаках. В итоге владелец новой регистрации «Sapphire Radio Technik» получил гипотетическую возможность предъявлять претензии к третьим лицам, в том числе и к владельцу старшего знака, давшему письмо-согласие, в отношении однородных товаров, маркированных только обозначением «Sapphire». Правильным было бы рассматривать семантику заявленного обозначения в целом, а не дробить его на отдельные части, что ведет к искажению смыслового значения «Sapphire Radio Technik». Соответственно, заявленному обозначению для исключения возможных проблем в будущем следовало бы предоставить охрану также в целом без дискламации обозначения «Radio Technik». Из приведенного примера ясно видно, насколько ответственно следует подходить к представлению писем-согласий, а также насколько важно оценивать охраноспособность обозначения в целом, не вычленяя из его семантического смысла отдельные детали.
Серьезные нарекания со стороны специалистов вызывают внесенные во второй абзац подпункта 3 пункта 6 изменения ст. 1483 ГК РФ, которые вступили в силу с 1 октября 2014 г. и имеют отношение к письмам-согласиям. Суть нареканий проста и заключается в кажущейся алогичности внесенной правовой нормы, допускающей, с одной стороны, в случае согласия правообладателя регистрацию младшего знака, сходного до степени смешения со старшим товарным знаком, а с другой — выдвигающей условие недопущения введения потребителей в заблуждение в результате такой регистрации. Однако хорошо известно, что вводить в заблуждение потребителей могут именно схожие до степени смешения обозначения. Следовательно, налицо как бы создание патовой (безвыходной) ситуации, при которой требуется исключить введение потребителей в заблуждение, создавая одновременно ситуацию заблуждения (не путать с заблуждением другого рода, при котором заблуждение связано с обманом потребителей косвенным путем, например посредством размещения на этикетке российского производителя изображения лондонского Тауэра, вследствие чего потребители будут полагать, что товар произведен в Англии).
Признавая возможность действительного введения потребителей в заблуждение в результате сходства старшего и младшего знаков до степени смешения, следует однако отметить, что на самом деле существует много способов избежать опасности смешения сталкивающихся знаков посредством их особого исполнения, например в сочетании с присущими только данному производителю изобразительными и словесными элементами. В этой связи крайне желательным является указание в письме-согласии особенностей использования младшего и старшего знаков, максимально снижающих возможность введения потребителей в заблуждение относительно товара или его производителя. Причем было бы весьма желательным придать этой норме характер обязательного исполнения с тем, чтобы внесенные в пункт 6 ст. 1483 изменения были правильно восприняты юридическим сообществом.
В отличие от российской практики в англоязычных странах наряду с предоставлением письма-согласия (consent agreement) используется такая его редко используемая в России разновидность, как соглашение о сосуществовании (coexistence agreement), предусматривающее указание в нем сферы действия младшего товарного знака по территории его применения, а также по разрешенным для использования товарам и/или услугам. Следовательно, соглашение о сосуществовании не следует исключительному праву, поскольку, заключая такое соглашение, правообладатель отказывается от абсолютного характера защиты исключительного права в пользу договорных способов защиты, которые, как правило, менее эффективны. В отличие от писем-согласий, являющихся односторонними сделками, соглашения о сосуществовании относятся к двусторонним сделкам, поскольку направлены на регулирование длящихся отношений посредством установления порядка осуществления исключительного права на товарный знак с возможностью затрагивания вопросов регистрации будущих товарных знаков. В то же время оснований строго противопоставлять друг другу письма-согласия и соглашения о сосуществовании нет.
В США соглашение о согласии означает, что владелец старшего знака соглашается на регистрацию младшего, тождественного или сходного до степени смешения товарного знака. При этом соглашение о согласии может быть составлено в произвольной форме и подано в патентное ведомство США как после отказа в регистрации товарного знака, так и до него без приостановления делопроизводства по заявке.
В соответствии с рекомендациями специалистов такие соглашения следует конкретизировать доказательствами, что потребители не будут введены в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку стороны (или сторона) примут обязательства осуществлять определенные действия по недопущению сходства знаков до степени смешения. Так, например, в деле «Э. И. Дюпон де Немур энд К°» апелляционный суд по таможенным и патентным делам указал, что соглашения, направленные на недопущение сходства товарных знаков до степени смешения, заключенные между заинтересованными сторонами, являются более сильными доказательствами отсутствия смешения по сравнению с простыми утверждениями, что смешения не возникнет. Аналогично этому Федеральный окружной апелляционный суд США при рассмотрении ряда дел отметил, что подобные соглашения должны иметь больший доказательный вес, и следовательно, при их наличии патентное ведомство не должно выносить решение о возможности смешения при условии, что нет доказательств, явно указывающих на обратное. Следовательно, если заинтересованные стороны добросовестно заключили соглашение о согласии и нет убедительных доказательств о сходстве знаков до степени смешения, эксперт не должен отказывать в регистрации знаков на том основании, что, по его мнению, смешение вероятно.
Необходимость в сосуществовании знаков возникает также в тех случаях, когда ведомство производит на имя различных лиц регистрацию знаков, различия между которыми находятся на грани между признанием и непризнанием их сходными до степени смешения. При таком неявно выраженном различии между знаками возможно введение части потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. В этом случае вместо дорогостоящего апелляционного или судебного разбирательства более предпочтительным, как свидетельствует опыт, является достижение соглашения о сосуществовании знаков. В этом соглашении каждая из сторон признает право другой на использование знака в пределах согласованной территории, а также приводятся подлежащие исполнению другие меры по недопущению конфликтных взаимоотношений между сторонами (дополнительная отличительная маркировка, способ осуществления рекламы, урегулирование споров и т. д.). В противном случае, если в договоре о сосуществовании не будут отражены способы урегулирования возможных споров, в будущем они могут привести к непредсказуемым последствиям.
Так, в частности, произошло во взаимоотношениях между компаниями Apple Records (звукозаписывающий лейбл) и Apple Computer. Обе компании использовали в качестве товарного знака зеленое яблоко сорта «грэнни-смит», причем первая из них являлась подразделением Apple Corps. и была основана в 1968 г. творческим коллективом «Битлз» (The Beatles) Эти две компании заключили договор о сосуществовании своих товарных знаков в 1991 г. В договоре было прописано, что компания Apple Computer имеет исключительное право использования товарного знака (надкусанного яблока) в отношении электронных товаров, программного обеспечения, а также предоставления услуг по обработке и передаче информации, в то время как Apple Corps. (ненадкусанное яблоко) имела исключительное право использовать товарный знак в отношении любой текущей или будущей творческой работы, принципиальным содержанием которой была музыка и/или музыкальные исполнения, независимо от технических средств, которыми они были записаны или переданы в материальной или нематериальной форме. Таким образом, хотя эти две компании имели сходные до степени смешения товарные знаки, но ввиду разделения сфер деятельности каждая из них полагала в те годы, что ничто не может внести разлад в их взаимоотношения, что и было положено в основу заключения договора о сосуществовании. Согласно договору каждой из компаний позволялось продолжать заниматься коммерцией, основываясь на своей репутации, не посягая на права другой.
Однако ни одна из компаний не предвидела, что будущее развитие технологий цифровой музыки может тесно сблизить области их деятельности. В частности, когда Apple Computer запустила iPod (портативные мультимедийные проигрыватели) и iTunes (программное обеспечение для медиаплеера) Apple Corps. обратилась в суд с иском, утверждая, что Apple Computer нарушила договор о сосуществовании. Суд рассмотрел иск с точки зрения потребителя и пришел к выводу об отсутствии нарушения, поскольку ответчик использовал разработанное им программное обеспечение, а не услуги, связанные с музыкой и музыкальным исполнением. В связи с этим ни один из потребителей, загружающий музыку с использованием программного обеспечения iTunes, не полагает при этом, что тем самым он использует услуги Apple Corps. В отмеченной ситуации, согласно мнению юристов, для Apple Corps. было бы выгоднее не возбуждать дорогостоящее судебное дело, а договориться с компанией Apple Computer о внесении в договор о сосуществовании устраивающих стороны изменений.
В зарубежных странах на признание или непризнание охраноспособным обозначения, сходного до степени смешения со старшим товарным знаком, большое влияние оказывает оценка степени однородности товаров. Это можно видеть на примере возражения владельца старшего товарного знака в виде изображения темного силуэта готовящейся к прыжку пумы фирмы «Puma AG» против регистрации в Германии комбинированного товарного знака фирмы «Zabel» в виде готовящейся к прыжку пятнистой пумы с расположенным ниже стилизованным словесным обозначением sabel в отношении товаров 18-го и 25-го классов. Патентное ведомство Германии отклонило возражение, посчитав несхожими сталкивающиеся товарные знаки, после чего «Puma AG» подала жалобу в федеральный патентный суд.
Суд, подчеркнув роль изобразительной составляющей младшего знака, оценил роль словесной составляющей как подчиненную и удовлетворил возражение. При этом однородность была усмотрена только для части товаров. В дальнейшем по ревизионной жалобе федеральный суд пришел к выводу об отсутствии опасности смешения, поскольку для оценки опасности смешения следует ориентироваться на общее впечатление от обоих знаков в совокупности, а не ограничиваться только одной составляющей знака. При этом суд обоснованно заключил, что потребитель ничего не знает о приоритетах, он оценивает обозначение в целом, для него не принципиально, какой знак старший. Ввиду этого экспертизе следует учитывать такое отношение потребителя к знаку, поскольку именно потребитель является индикатором опасности смешения знаков. Европейский суд в отношении заданных вопросов по данному делу согласился в основном с позицией федерального суда, дополнительно пояснив, что опасность смешения зависит от степени известности старшего товарного знака на рынке, ассоциации с ним, которую может вызывать младший товарный знак, степени сходства между старшим и младшим товарным знаком, степени сходства между маркированными ими товарами или услугами. Вследствие этого опасность смешения следует оценивать всесторонне, с учетом всех обстоятельств каждого дела, концентрируя внимание на общем впечатлении, вызванном товарными знаками. Опасность смешения тем больше, чем больше различительная способность старшего товарного знака. Поэтому когда оба товарных знака используют сходные изображения, опасность смешения возможна, если старшему знаку в силу его известности среди потребителей присуща особая различительная способность. В данном деле экспертиза приняла к сведению, что старший товарный знак не обладает широкой известностью, что уменьшает опасность его смешения с младшим знаком.
Другим достаточно интересным примером является возражение японской фирмы «SCC», владельца старшего товарного знака «Canon», зарегистрированного в отношении записывающих и воспроизводящих приборов, против регистрации обозначения Cannon американской фирмы «MGM» для записанных на видеокассетах фильмов. В процессе экспертизы младшего знака первый эксперт патентного ведомства ФРГ отказал в его регистрации на основании фонетического сходства и однородности товаров. Эксперт, рассматривавший процессуальную жалобу, отклонил возражение, придя к заключению о неоднородности товаров. Федеральный патентный суд также подтвердил неоднородность товаров, после чего фирма «SCC» подала ревизионную жалобу в федеральный суд, который удовлетворил возражение, установив, что федеральный патентный суд не придал значения ни идентичности знаков, ни известности противостоящего товарного знака Canon. Между тем известность старшего товарного знака может не только усиливать его различительную способность, но и оставлять без внимания оценку сходства товаров или услуг. Следовательно, чем больше различительная способность старшего товарного знака вследствие его известности на рынке, тем вероятнее опасность смешения даже при малом сходстве товаров или услуг.
В частности, в США существует так называемая доктрина группы товарных знаков, в соответствии с которой заявляемому обозначению может быть отказано в предоставлении охраны даже в том случае, если он существенно отличается от противопоставляемого знака. Упомянутая доктрина основана на том, что если правообладатель систематически использует определенный суффикс, префикс или другую отличительную черту в принадлежащих ему товарных знаках, то каждый такой товарный знак начинает восприниматься в общественном сознании как часть чего-то целого. Примером может служить судебный спор «МакДональдс» против «МакБэгельс» (McDonald's Corp. v McBagel's Inc.), по которому федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в 1984 г. запретил компаниям, осуществляющим деятельность по продаже продуктов быстрого питания, использовать в наименовании товаров и ресторанов префикс Мс. Таким образом, использование доктрины группы товарных знаков предоставляет право оспаривать регистрации любых товарных знаков, содержащих свойственные группе товарных знаков одни и те же характерные элементы. Это означает, что ни одно занимающееся предпринимательской деятельностью лицо не может зарегистрировать обозначение, содержащее характерные эксклюзивные для данной группы товарных знаков элементы, пусть даже оно не зарегистрировано правообладателем группы.
Как правило, доктрина группы товарных знаков применяется в том случае, когда правообладатель имеет значительное количество зарегистрированных товарных знаков со сходными характерными признаками. Так, в деле «Моторола» против «Гриффитс Элекс» (Motorola Inc. v Griffiths Elecs Inc.) «Моторола» представила свидетельства о регистрации шести товарных знаков, объединенных общим словесным элементом golden. В результате суд признал указанное количество знаков достаточным для их квалификации в качестве группы товарных знаков. Аналогично этому для вхождения в режим группы «МакДональдс» представил свидетельства о регистрации 35 товарных знаков с префиксами Мс или Мас, а корпорация «Алое Крим лабс» представила 18 свидетельств о регистрации товарных знаков. Здесь следует отметить, что в отличие от зарубежных судов российские суды допускают возможность установления режима группы товарных знаков даже в отношении двух товарных знаков при условии их хорошей узнаваемости потребителями в отношении однородных товаров.
Что же касается общеизвестных знаков, то согласно справедливому мнению многих специалистов, необходимо поставить под полный запрет регистрацию обозначений, идентичных или схожих с ними до степени смешения. Причем такой запрет должен касаться не только однородных, но и неоднородных товаров, поскольку такие обозначения, будучи зарегистрированы, будут способствовать размыванию общеизвестного старшего товарного знака.
Впервые концепция размывания товарного знака возникла в Англии в связи с делом, в котором владельцы популярного знака Kodak выиграли по иску против компании, производившей велосипеды Kodak. Наибольшее же развитие эта концепция получила в США, а с введением соответствующего положения в Соглашение ТРИПС распространилась по всему миру.
Существуют три разновидности размывания товарного знака, одна из которых известна под названием «блурринг» (Blurring — «размывание, искажение, смазывание»), другая — «запятнание репутации», или «тарнишмент» (Tarnishment), и третья — принижение репутации известного товарного знака посредством пародирования — «диспейч» (Disparage). В качестве примера блурринга, ведущего к утрате блеска знака, можно привести судебный запрет в США на использование обозначения «Где жизнь — там клопы» (клоп по-английски — bug) для маркировки ядохимикатов против насекомых. Запрет был обоснован сходством данного обозначения с товарным знаком «Где жизнь — там бутоны» (бутон по-английски — bud), ранее зарегистрированным в отношении пива. И хотя потребители знали разницу между этими обозначениями, тем не менее пиво, маркированное обозначением «Где жизнь — там бутоны», вызывало у них подсознательную ассоциацию с ядохимикатом для клопов и тем самым затмевало блеск старшего знака.
Аналогично этому владелец товарного знака Claeryn, предназначенного для маркировки датского джина, успешно оспорил в торговом суде г. Брюсселя регистрацию товарного знака Klarein в отношении товаров, неоднородных с алкогольными напитками, а именно чистящих средств, на том основании, что оба обозначения на датском языке произносятся одинаково, в связи с чем могут породить нежелательные ассоциации во время застолья. В частности, не исключено, что употребление знаменитого джина Claeryn может вызвать подсознательное ощущение вкуса шампуня или мыла во рту и, следовательно, разрушит взаимовыгодные отношения между производителем джина и потребителями .
Известен, по данным П. Б. Мэггса и А. П. Сергеева, целый ряд судебных дел, связанных с размыванием знака посредством использования в Интернете сайта малоизвестной фирмы, носящей имя другой хорошо раскрученной компании. Все судебные решения по этим делам сводились к запрету на использование в Интернете наименований известных компаний. При этом суд не принимал во внимание доводы ответчиков о том, что на их сайтах не содержатся негативные утверждения относительно хозяйственной деятельности популярных компаний и что размещенная на этих сайтах информация затрагивает совершенно другие вопросы.
Говоря об ослаблении различительной силы знака, следует знать, что не только вышеупомянутые действия ослабляют товарный знак. Установлена, в частности, и другая зависимость, а именно чем шире диапазон товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак, тем в большей степени этот знак ослабляется. Это связано с тем, что при этом как бы размывается различительная сила знака. Еще одной разновидностью блурринга является хорошо известная многим маркировка контрафактных товаров схожим обозначением известной компании.
В России конфликтные ситуации, связанные с использованием пародийных знаков, описаны пока только в СМИ, судебных прецедентов, насколько известно, пока не было. Одним из таких описанных в СМИ конфликтов явилось открытие в 2010 г. в Москве в одном здании с отделением Сбербанка заведения со звучным названием «Сбербар», причем вывеска «Сбербара» была выполнена схожим шрифтом, имела напоминающий фирменный сбербанковский кошелек логотип в форме бокала и другие схожие приметы. По всей видимости, руководство Сбербанка не оценило юмор «Сбербара», поскольку в скором времени «Сбербар» сменил название на «Депозитарий» и устранил другие схожие приметы. Другой конфликт связан с производством компанией «Руян» портативных газовых плиток «Газпромчик». Здесь меры, предпринятые «Газпромом» против шутника, были покруче, поскольку весь произведенный компанией «Руян» товар был изъят из продажи.
Что касается запятнания и принижения репутации знаков, то это достигается упомянутыми выше приемами, известными как тарнишмент и диспейч. Оба упомянутых приема являются своеобразными формами недобросовестной конкуренции.
Под тарнишментом понимаются действия, порочащие, позорящие репутацию владельца товарного знака. Таковы, например, действия, когда знаменитый знак воспроизводится нарушителем в непривлекательном аспекте, способствующем возникновению у потребителя мнения о том, что маркированные им товары обладают непристойными, негативными свойствами, что, разумеется, наносит ущерб репутации знака. В качестве примера тарнишмента можно привести демонстрацию в кинотеатрах или по телевидению фильмов, в которых показаны сцены насилия, убийств, развратных действий, причем все эти преступления осуществляются злодеями в одежде, маркированной, например, знаком Adidas. Причем сам товарный знак как бы невзначай показывается крупным планом. В результате продукция респектабельной компании представляется в непривлекательном аспекте, что создает у потребителя мнение, будто бы товары, маркированные такими знаками, используют только злодеи, негодяи и преступники. Естественно, что такие действия наносят ущерб репутации знака и ослабляют его.
Еще одним примером тарнишмента является судебное рассмотрение жалобы фирмы «Toys “R” Us», выпускающей игрушки, на действия компании, создавшей на базе веб-сайта торговую службу, демонстрирующую различную продукцию и одежду сексуального характера, под доменом www.adultsrus.com. Суд подтвердил известность товарного знака и вынес решение, что сходный домен порочит его путем ассоциации с сексуальной продукцией.
Другая группа действий, ослабляющих силу знака, именуемая диспейчем, направлена на унижение репутации владельца товарного знака. Это достигается, например, посредством использования нарушителем обозначения, пародирующего знаменитый знак. В частности, известно, например, судебное дело, по которому у фирмы-истца товарный знак содержал изображение взрослого оленя в величественной позе с надписью Deer («Олень»), а у фирмы-нарушителя был изображен тот же олень, только размером поменьше и трусливо убегающий от собаки. Суд по этому делу вынес решение в пользу истца.
Другое судебное дело было связано с товарным знаком в виде изображения изящной собаки, являющейся символом, визитной карточкой корпорации, занимающейся различными перевозками. Фирма-нарушитель использовала тот же знак, но с тем отличием, что та же самая собака была изображена в неприглядном виде, а именно в позе приподнятой задней ноги. Суд также удовлетворил в этом случае протест истца.
Но не всегда пародийные знаки могут быть признаны судом неправомерным деянием в смысле высмеивания какого-либо бренда, если использование пародии в коммерческих целях не переходит дозволенные границы. В частности, постепенно развивая позицию использования коммерческой пародии, американские суды не видят ничего предосудительного в появлении комичных товарных знаков в экономическом обороте. Примером может служить дело Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC., суть которого сводилась к продаже компанией-ответчиком плюшевых жевательных игрушек для собак, стилизованных под дамские сумочки истца, посчитавшего недопустимым сходство собачьей игрушки (сумочки Chewy Vuitton — «Жевательный Vuitton») с продукцией Louis Vuitton, известного дома моды. Однако рассматривая данное дело, суд не нашел ничего такого, что могло бы нанести ущерб престижу дамских сумочек Louis Vuitton, поскольку они хорошо известны потребителям, вследствие чего жевательные игрушки для собак Chewy Vuitton будут восприняты в качестве смешной ассоциации, чему будут способствовать отличительные особенности анализируемых изделий ответчика и истца.
Наряду с исследованием однородности товаров при экспертизе обозначения огромное значение имеет установление степени сходства заявленного обозначения с имеющимися в базе данных Роспатента ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию старшими товарными знаками. Для установления сходства применяются различные критерии. Выбор зависит от характера обозначения: словесное, изобразительное, комбинированное или иное. Словесные обозначения произносятся и озвучиваются. Следовательно, по отношению к ним может применяться критерий фонетического сходства. Изобразительные обозначения воспринимаются зрением, следовательно, порождают зрительные впечатления. Наконец, любые обозначения, как указывает Э. П. Гаврилов, могут вызывать смысловые ассоциации, смысловое сходство.
Для определения графического сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, поскольку потребитель руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, виденном ранее, и, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака. Различие в несущественных деталях не может служить основанием для признания обозначений несходными. Точно так же сходство неохраноспособных элементов обозначений не является основанием для отказа в регистрации. Однако в спорных случаях, когда отличительные элементы также имеют определенное сходство, совпадение неохраноспособных элементов усиливает сходство в целом и тем самым может привести к принятию решения об отказе в регистрации заявленного обозначения.
В качестве примера А. А. Шестимиров приводит обозначения Colper и Conter, которые, по его мнению, не обладают достаточным для отказа сходством, однако если к ним добавить неохраноспособный компонент Derm (Colperderm — Conterderm), то возникает сходство, являющееся основанием для отказа в регистрации. Кроме того, подмечено, что знаки с низкой ассоциативностью (изобретенные или фантазийные слова) легче спутать, нежели знаки с ассоциативными значениями, в отношении товаров, для которых они регистрируются.
По общему правилу общие приставки, как правило, более важны, чем общие суффиксы. То есть если два обозначения являются сходными или идентичными в начале слова, то вероятность их смешения больше, чем при сходстве в их окончаниях. При этом длинные слова с общими или сходными начальными буквами имеют большую вероятность смешения, чем короткие слова с различными начальными буквами. Но это правило в ряде стран соблюдается не всегда. Так, например, предоставление в 2007 г. по процедуре международной регистрации в Казахстане правовой охраны товарным знакам «Очкарик» (регистрация №. 935396, 9-й и 35-й классы) и особенно Ochkarik (регистрация № 979180, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 42 и 44-й классы) не повлекло за собой отказ в регистрации в 2015 г. товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкэрикофф.кз» по национальной процедуре в отношении услуг 35-го класса МКТУ (регистрация № 48054 с дикламацией элементов kz и «кз»). Обращение апеллянта в апелляционный совет, а затем с исковым требованием в суды Казахстана было признано необоснованным и оставлено без удовлетворения со ссылкой на то, что товарные знаки «Ochkarikoff.kz/Очкэрикофф.кз» и «Ochkarik/Очкарик» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются друг от друга по фонетике, графике и семантике.
При количестве слогов не более двух, идентичном их построении, сходном фонетическом звучании, исполнении только прописными или строчными буквами одинакового алфавита, одинаковом количестве гласных и согласных букв, признаке рода и идентичности входящих в сравниваемые обозначения по крайней мере трех букв из пяти вероятность их признания сходными до степени смешения довольно высока. Об этом, в частности, свидетельствует признание Президиумом ВАС РФ сходными до степени смешения товарных знаков Nivea и Livia (для косметических товаров), учитывая, что сравниваемые знаки действительно обладают вышеприведенными характеристиками. В постановлении президиума указано, что в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства предыдущие суды в своих выводах о несходстве упомянутых знаков не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). При этом сделан важный вывод, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
Аналогично этому Президиум ВАС РФ признал товарные знаки «Невское» и «AMRO Невское» сходными до степени смешения, поскольку обозначение «Невское» полностью включено во второй товарный знак и занимает в нем доминирующее положение. Это слово «в обоих товарных знаках выполнено тождественно — стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита», поскольку слово AMRO «не является сильным элементом второго товарного знака» и «не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку».
В общем случае для выявления сходства заявленное словесное обозначение сравнивается с ранее заявленными обозначениями и зарегистрированными товарными знаками Российской Федерации с учетом совпадения графических, семантических, фонетических признаков и однородности товаров и/или услуг. Основанием для отказа в регистрации является также тождество или сходство до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми Федерации в соответствии с международными договорами в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Под такими товарными знаками имеются в виду международные знаки, заявленные или получившие в России правовую охрану на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков или Протокола к Мадридскому соглашению, участницей которых является Российская Федерация.
Обычно сходство возникает в результате совокупного восприятия этих признаков. При этом в первую очередь обращают внимание на их сходство, а не на различие, так как именно сходные элементы способствуют смешению товарных знаков. При определении графического сходства обращают внимание на длину словесной цепи, а также на характер используемого шрифта.
При определении семантического сходства во внимание следует принимать точный перевод заявляемого обозначения на национальный язык. Например, обозначения Tradition и «Традиция» имеют одинаковый смысл, поэтому младшему знаку должно быть отказано в регистрации. С другой стороны, могут иметь место примеры, когда имеющие многозначный смысл обозначения регистрируются в качестве товарных знаков. Так, слово «Любовь» в русском языке используется в значении женского имени и эмоционального влечения. Что касается английского слова Love, оно имеет однозначный смысл. Поэтому, если заявителем младшего знака является, например, предприниматель Любовь Алексеевна Пономарева, то она может апеллировать к экспертизе, что знак отражает ее имя и поэтому должен быть зарегистрирован. В этом случае знак может быть зарегистрирован, если ранее тождественный знак не был зарегистрирован на имя другого заявителя.
В ряде случаев, как указывает В. Ю. Джермакян, экспертиза выдает отказ в регистрации товарного знака на основании его семантического сходства, не обращая внимания на фонетические и графические различия. Так, в частности, обстояло дело с обозначением «Серый гусь», поданным на регистрацию в отношении товаров 33-го класса МКТУ на имя ООО «Интервайн» (заявка № 2009703855/50 с приоритетом от 27.02.2009). Основанием для отказа в регистрации явилось семантическое сходство обозначения «Серый гусь» с серией ранее зарегистрированных словесных и комбинированных товарных знаков Grey goose на имя «Bacardi & Company Limited» в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ (национальная регистрация № 330549 с приоритетом от 14.03.2006 и ряд международных регистраций № 913784, 890133, 890132, 755054). Не согласившись с этим решением, заявитель подал возражение в Палату по патентным спорам Роспатента, в котором указал, что ему принадлежит патент № 72840 с приоритетом от 30.03.2009 на промышленный образец «Бутылка с этикетками», причем на одной из этикеток имеется словосочетание «Серый гусь».
Палата согласилась с мнением заявителя об отсутствии фонетического и графического сходства обозначений «Серый гусь» и Grey goose, а также с тем, что семантический критерий сходства не оказывает решающего влияния на сходство знаков, поскольку рядовому российскому потребителю не всегда известно значение иностранных слов. В связи с этим вывод экспертизы о схожести заявленного обозначения с противопоставленными знаками является ошибочным. Вместе с тем обозначение «Серый гусь» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В этом решении палаты обращают на себя внимание три момента. Первый — совпадение семантического сходства не является основанием для отказа в регистрации товарного знака при условии отсутствия фонетического и графического сходства. Второй — наличие у заявителя запатентованного промышленного образца, содержащего обозначение «Серый гусь», не может быть принято во внимание, поскольку исключительное право на него возникло позднее. Третий — отказ в регистрации обозначения «Серый гусь» со ссылкой на возможность введения потребителя в заблуждение противоречит выводу палаты о том, что рядовому российскому потребителю не всегда известно значение иностранных слов и поэтому семантический критерий сходства не оказывает решающего влияния на сходство знаков. То есть, отрицая в данном случае сходство знаков по графическому и фонетическому признакам и признавая неизвестность для большинства российских потребителей семантического смысла обозначения Grey goose, палата его же выдвигает в качестве основания для отказа в регистрации по критерию введения российского потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Получается, что российскому потребителю вроде бы неизвестен иностранный производитель, но тем не менее он странным образом будет введен в отношении его в заблуждение.
Особую осторожность заявителю, по мнению В. Ю. Джермакяна, следует проявлять в отношении попыток регистрации обозначений, если ранее были зарегистрированы товарные знаки, производными от которых они являются. Такими обозначениями являются преимущественно притяжательные имена прилагательные, образованные посредством формантов (префиксов или суффиксов). Несмотря на отдаленное фонетическое и графическое сходство с корнем слова, эти обозначения, могут быть признаны экспертизой сходными до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Так, например, Роспатентом был аннулирован ряд комбинированных товарных знаков, содержащих словесное обозначение «КиНовский» (регистрация № 289990 и др.), на том основании, что ранее была зарегистрирована серия обозначений со словесным элементом «КиН» в отношении однородных товаров (регистрация № 289759 и др.). Экстраполируя эту ситуацию в область предположений, вполне обоснованно полагаем, что точно так же мог бы быть дан отказ в регистрации обозначения «КиН», если ранее был бы зарегистрирован товарный знак «КиНовский». Следовательно, при подаче заявок всегда следует принимать во внимание наличие предшествующих прав на родительские или производные от них обозначения. По аналогии с вышеприведенным примером не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения «Отцовский», «Дановский», «Яровский», «Часовский», если ранее были зарегистрированы знаки «Отец», «Дан», «Яр», «Час» и наоборот.
Исключение могут составлять лишь ситуации, когда такие обозначения имеют вторичный смысл. Таковыми, в частности, могут быть фамилии заявителей, например Лесовский (лес), Глазовский (глаз), Грабовский (граб), Дубровский (дубрава), Ольховский (ольха). Охраноспособными могут быть признаны также обозначения, выступающие одновременно в роли качественных имен прилагательных и имен существительных, в случае, если они приобрели вторичное значение посредством использования словоизменительных формантов — суффиксов. Таковыми являются, в частности, обозначения «Глазастый» (глаз), «Языкастый» (язык), «Зубастый» (зубы) и т. д. Однако это правило нельзя считать жестко детерминированным. В тех случаях, когда образованные таким способом словесные обозначения могут быть восприняты как указания на качество или свойство заявленных товаров или услуг, им будет отказано в предоставлении охраны. Это, в частности, такие обозначения, как «Цветастый», «Ворсистый», «Голосистый», «Золотистый», «Породистый», «Ароматный», «Травяной», «Растворимый», «Освежающий», «Моментально», «Добротно» и т.д.
Отказ в регистрации может быть дан также словесным обозначениям, образованным посредством словоизменительных префиксов, причем необязательно, чтобы корень слова имел смысловое значение. Особенно это относится к ситуациям, если заявленное обозначение имеет сходство с серией ранее зарегистрированных на имя одного и того же другого лица товарных знаков в отношении одних и тех же классов МКТУ. Например, если ранее была зарегистрирована серия знаков с корнем слова «Лексон» («Амилексон», «Динтлексон», «Стрелексон», «Файрлексон» и т.д.) на имя компании A в отношении товаров 9-го класса, то экспертиза с весьма большой вероятностью откажет в регистрации обозначениям «Ниярлексон», «Буянлексон», «Раферлексон», «Агатлексон», заявленным в отношении тех же товаров на имя компании «Б» со ссылкой на то, что это обозначение продолжает линейку схожих товарных знаков компании «А». То, что это так, свидетельствует сложившаяся практика Роспатента, хотя полностью исключить отдельные случаи несоблюдения этого правила нельзя.
При фонетической оценке сходства товарных знаков обращают внимание на наличие близких или совпадающих звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов, близость состава гласных или согласных, вхождение одного обозначения в другое и т. д. Особенно большое внимание следует обращать на совпадение начальных и концевых частей сопоставляемых обозначений. Например, «Poriston» и «Poristil», как указывает А. А. Шестимиров, сходны не только по графическому, но и по фонетическому звучанию, в связи с чем одному из них должно быть отказано в регистрации.
В зарубежной практике при проведении экспертизы обозначений на тождество и сходство придерживаются практически тех же самых правил, что и в РФ. Так, например, cогласно опубликованным в 2007 г. в ежегодном журнале INTA данным финляндское патентное ведомство отказало в регистрации товарного знака «Faxe» в отношении товаров 32-го класса на основании его сходства с ранее зарегистрированным обозначением «Fake» в отношении тех же товаров. Аналогично этому национальное ведомство промышленной собственности Доминиканской Республики отказало в регистрации словесного обозначения «Fluticort» в отношении товаров 5-го класса со ссылкой на сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Futicort» в отношении того же 5-го класса МКТУ. Департамент интеллектуальной собственности Сальвадора также принял решение об отказе в регистрации обозначения «Holanda De Wall’s» на имя нидерландской компании «Univeler N.V.» в отношении товаров 30-го класса, посчитав его сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя сальвадорской компании комбинированным товарным знаком «Holanda». Апелляция компании «Univeler N.V.» в Национальное бюро регистраций против упомянутого решения оказалась безрезультатной.
Из других судебных дел, связанных со схожестью товарных знаков, можно назвать рассмотрение иска владельца знака «Monopoly» о нарушении его прав знаком «Anti-Monopoly». Верховный суд Нидерландов, руководствуясь законом стран Бенилюкса о товарных знаках, удовлетворил данный иск со ссылкой, что у потребителей возникнут ложные ассоциации со знаменитым товарным знаком. Довод ответчика о невозможности смешения обозначений вследствие их противоположного смыслового значения был признан судом неубедительным.
Интерес представляет также решение в пользу владельца товарного знака You, подавшего возражение против использования конкурентом слогана I Love You на витрине своего магазина. Особенностью этого использования было то, что слово You по размерам было намного крупнее остальной части слогана, вследствие чего внимание потребителей акцентировалось преимущественно на этом доминантном слове, чем и обусловливалось сходство данного слогана с обозначением You.
В Российской Федерации постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда г. Санкт-Петербурга по делу № А56-9300/2012 в 2014 г. было отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ООО «Хладокомбинат № 1» и ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад» на решения предыдущих судов по иску ЗАО «Холод Славмо». Фабула спора заключалась в использовании с 2003 г. ответчиками дизайна упаковок и обозначения «Сахарная трубочка» в отношении товара «мороженое», сходного до степени смешения со знаками «Сахарная Трубочка» и дизайном упаковок ЗАО «Холод Славмо» (регистрации № №422534, 422533, 428080), используемых в отношении однородных товаров (мороженое). Суд апелляционной инстанции, рассмотрев поступившие жалобы, пришел к выводу о нарушении ответчиками исключительных прав ЗАО «Холод Славмо» на принадлежащие ему товарные знаки. Исходя из этого с учетом характера правонарушения и степени вины ответчиков, учитывая наличие предарбитражных предупреждений, суд счел размер взысканной компенсации за нанесенный ЗАО «Холод Славмо» ущерб с каждого из ответчиков в размере 200 000 рублей разумным и справедливым . Впоследствии Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области своим определением от 4 августа 2015 г. по делу № А56-9300/2012 постановил обязать ответчиков оплатить судебные расходы в размере 528 011 руб. 86 коп, а также взыскать с причастных к нарушению прав ЗАО «Холод Славмо» ООО «Шелл Нефть» и ООО «Продоптторг» по 124 828 руб. 86 коп. судебных расходов в пользу ЗАО «Холод Славмо». В данном деле интересно то, что решение суда основано не столько на сходстве словесных обозначений, сколько на сходстве дизайна упаковок продукции ЗАО «Холод Славмо» с упаковками ответчиков, особенно если учесть, что в отношении товаров 30-го класса обозначение «сахарная» не обладает охраноспособностью.
Вместе с тем, по данным В. Ю. Джермакяна, довольно необычным является признание охраноспособным обозначения, в котором имело место сходство словесной части комбинированного знака со словесным знаком. Речь идет о регистрации комбинированного товарного знака в виде размещенного в прямоугольной рамке на фоне ромба словесного обозначения Abasko (5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42-й классы МКТУ, регистрация № 217336). Данная регистрация была произведена, несмотря на существование более ранней регистрации знака Tabasco на имя довольно известной в России американской компании «МакИЛХЕННИ» в отношении товаров 29, 30, и 32-го классов МКТУ (регистрация № 47851). Как можно видеть, слово Abasko отличается от Tabasco только отсутствием буквы Т. В связи с этим владелец знака Tabasco подал возражение против регистрации знака Abasco, которое было удовлетворено Палатой по патентным спорам в отношении части товаров 30-го класса МКТУ (соль, уксус, соусы (приправы), пряности). В соответствии с этим решением в реестр товарных знаков Роспатента внесена запись о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 217336 признана недействительной частично, в подтверждение чего приведено описание внесенных изменений в перечень товаров, который, к нашему удивлению, свелся лишь к перестановке местами наименований товаров, то есть остался те же самым! «Соль, уксус, соусы (приправы), пряности» лишь слегка пошатнулись в перечне от нокдауна палаты, но, как оказалось, выстояли. Понятно, что это техническая ошибка, но американскому правообладателю от этого, согласимся, не легче.
Определенным диссонансом, как указывает В. Ю. Джермакян, на фоне вышеприведенного примера является отказ Палаты по патентным спорам признать охраноспособным обозначение «Веселый пилот» (регистрация № 242186) на имя дочернего предприятия «Кондитерская корпорация “Рошен”» в отношении отдельных товаров и услуг 30-го и 42-го классов МКТУ на том основании, что ранее был зарегистрирован товарный знак «Пилот» (регистрация № 125797) на имя ОАО «Рот Фронт» (Москва) в отношении товаров 30-го класса МКТУ. Свое решение палата аргументировала многолетней известностью используемого для маркировки шоколадных конфет знака «Пилот», в связи с чем у потребителей обозначение «Веселый пилот» может ассоциироваться с производителем кондитерских изделий ОАО «Рот Фронт». В качестве дополнительного аргумента палата указала также, что слово «веселый» лишь отражает эмоциональное состояние, тогда как основная смысловая нагрузка падает на слово «Пилот». По нашему мнению, в этом решении определяющим аргументом является ссылка на многолетнюю известность ОАО «Рот Фронт», нежели отнесение слова «веселый» к несущественному дополнению слова «пилот».
Совершенно справедливым следует признать вынесенное в августе 2015 г. решение суда по интеллектуальным правам об отказе в удовлетворении иска компании «Rocket Financial Technology Inc.» о признании недействительным решения ФИПС по заявке № 2012746267, выразившегося в отказе в регистрации логотипа rocketbank в отношении услуг 36-го класса МКТУ. Основанием для отказа явилось сходство до степени смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированным словесным товарным знаком ROCKETBANK по свидетельству Российской Федерации № 300021 в отношении однородных услуг на имя ООО «Элекснет». Поскольку истец не смог предъявить в суде сколь-либо убедительных аргументов в защиту своей позиции, суд признал решение Роспатента полностью правомерным.
Иным было, как указывает В. Ю. Джермакян, решение Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения заявителя ООО «Веда-Финанс» (Санкт-Петербург) против отказа экспертизы в регистрации товарного знака «Хлебная дорога» в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ на том основании, что ранее было зарегистрировано обозначение «Дорога» (регистрация № 173410) на имя ЗАО «Компания Май» (Москва) в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 42-го классов МКТУ. В данном случае заявитель смог доказать, что слово «хлебная» является существенной частью словосочетания «хлебная дорога», поскольку придает ему неоднозначное значение, а именно кроме дороги, по которой возят хлеб, имеет также значение прибыльности. В результате словосочетанию «Хлебная дорога» была предоставлена правовая охрана (регистрация № 331566).
С другой стороны, следует отметить, что существует немало приемов, посредством которых третьи лица могут на вполне законных основаниях зарегистрировать на свое имя довольно схожие по ряду признаков товарные знаки. В частности, ничто не мешает регистрации абсолютно схожего со старшим товарным знаком по семантическому смыслу обозначения, если он выполнен, например, в виде иероглифа или на неизвестном большинству потребителей языке. Охрана обозначению может быть предоставлена также в случаях, когда, несмотря на фонетическое и графическое сходство, знаки существенно отличаются друг от друга по семантическому признаку. Так, например, наряду с товарным знаком Buratino (32-й класс МКТУ) в Туркменистане в отношении однородных товаров аналогичного класса зарегистрирован товарный знак Bu;ratin (в переводе с туркменского означает «кудрявая копейка»). В принципе, не исключена возможность регистрации на тех же основаниях весьма схожего с брендом «Кока-Кола» товарного знака «Koкa Школа» или наряду с товарным знаком «Дисней» обозначения «Иди с ней». Точно так же наряду с брендом Sony не исключена вероятность регистрации знака So;y (в переводе с туркменского означает «окончание, финал»).
Таких примеров можно привести множество. Владельцам знаков, желающим оградить себя от таких посягательств, можно порекомендовать проведение специальных предварительных исследований на предмет выявления близких по графике и фонетике, но различных по семантике обозначений с последующей их регистрацией на свое имя. Понятно, что это несколько увеличит затраты владельцев знаков, но зато позволит в будущем полностью избавиться от возможных дорогостоящих процедур по решению проблемы избавления от неизвестно откуда и как появившихся, но вызывающих головную боль знаков-близнецов.
Ничто не мешает также регистрации в отношении однородных товаров обозначений, обладающих разными семантическими значениями. Таковы, в частности, обозначения «Маг» (волшебник, чародей) и «Мак» (цветок), «Сова» (птица) и «Савва» (мужское имя), «Зверь» (животное) и «Дверь» (закрываемый проем в стене крытого помещения), «Лечо» (блюдо венгерской кухни) и «Плечо» (часть тела), «Рута» (род растений семейства рутовых) и «Круто» (сурово, решительно, жестко), «Макет» (масштабная модель) и «Пакет» (определенным образом оформленный блок данных), «Харитон» (мужское имя) и «Баритон» (тип мужского голоса), «Круг» (геометрическая фигура) и «Друг» (человек, связанный с кем-то взаимной симпатией), «Сонет» (твердая поэтическая форма) и «Совет» (наставление, рекомендация) и т.д.
Безусловным основанием для отказа в регистрации является высокая репутация знаков в сочетании с их общеизвестностью. Ст. 1483, пункт 6 (3) ГК РФ указывает, в частности, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, признанные в Российской Федерации общеизвестными товарными знаками в отношении однородных товаров. Охрана общеизвестных знаков предусмотрена также ст. 6-bis Парижской конвенции, которая обязывает страны отказывать в регистрации или аннулировать ее, а также запрещает применение товарного знака, если он способен вызвать смешение с другим товарным знаком, который уже является общеизвестным в этой стране. Суть положений ст. 6-bis заключается в распространении охраны на товарный знак, который является общеизвестным в стране, где предусмотрена регистрационная система, даже если он не был зарегистрирован. Таким образом, охрана общеизвестного знака происходит не в результате его регистрации, а в силу факта приобретения известности в результате длительного интенсивного использования. При этом знак должен стать известным как характерный для продукции или товаров определенного лица, пользующегося преимуществами конвенции.
Упомянутая правовая норма прописана также в пункте 1 ст. 1508 ГК РФ: «По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя».
Вместе с тем широкая известность и интенсивное использование товарного знака являются в ряде случаев недостаточным основанием для признания его общеизвестным. Для такого признания необходимо, чтобы товарный знак ассоциировался не только с товарами, но и с вызываемыми им устойчивыми ассоциациями с заявителем как источником происхождения товаров. В том случае если имеет место неоднократная переуступка знака, а также заключение с различными лицами большого количества лицензионных договоров, заявителю может быть отказано в признании товарного знака общеизвестным. Именно это вытекает из решения Президиума российского суда по интеллектуальным правам по кассационной жалобе ООО «Кристалл Лефортово» относительно отказа суда первой инстанции в признании товарного знака «Посольская» общеизвестным с 1 января 2012 г. (33-й класс МКТУ, водка). Суд после изучения кассационной жалобы, всестороннего рассмотрения аргументации сторон и профессионального мнения известных специалистов пришел к заключению, что правообладатель документально не подтвердил устойчивую ассоциацию у потребителей обозначения «Посольская» с ООО «Кристалл Лефортово». При этом суд, не отрицая широкой известности товарного знака «Посольская», указал, что неоднократная смена правообладателей и наличие множества лицензионных договоров привели к ослаблению и размыванию различительной способности знака, включая утерю его восприятия потребителями как принадлежащего конкретному правообладателю. В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.
Справедливости ради следует однако отметить, что далеко не у всех зарегистрированных общеизвестных товарных знаков с точки зрения потребителя известен их владелец, а точнее его наименование (например, наименование владельца обозначений «Макфа», «Пентальгин», «Из рук в руки», «Урал», «Магги», «Русский стандарт», Luxoil) . С другой стороны, целевым назначением товарных знаков, согласно российскому законодательству, является индивидуализация товаров и/или услуг, а не их производителя. Впрочем, учитывая особый статус общеизвестных знаков, возможно, нужно, чтобы такие знаки индивидуализировали не только товары, но и их производителя.
Перечень товаров, которые следует признать однородными, увеличивается в зависимости от степени известности товарного знака. В частности, товарный знак, который очень известен или общеизвестен, должен обладать таким объемом правовой охраны, который распространяется на любые товары. То, что это так, можно видеть из ст. 1508 ГК РФ: «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, и может ущемить законные интересы такого обладателя» . То есть применительно к наиболее известным (общеизвестным) товарным знакам положения упомянутой статьи ГК РФ не расширяют понятие однородности, а лишь указывают на то, что правовая охрана таких товарных знаков в некоторых случаях может быть распространена и в отношении неоднородных товаров.
Однако, по нашему мнению, правовая охрана всех признанных в установленном порядке общеизвестными товарных знаков должна распространяться на весь перечень товаров и услуг МКТУ. В противном случае неизбежна ситуация, при которой потребитель будет связывать неоднородные товары другого малоизвестного производителя с обладателем признанного общеизвестным товарного знака и тем самым паразитировать на его репутации. Это в свою очередь может привести к ослаблению различительной силы товарного знака.
Говоря об общеизвестных знаках, нельзя обойти молчанием возможные столкновения между двумя товарными знаками, регистрируемыми в отношении различных категорий товаров. В частности, возможны ситуации, при которых младший (то есть позднее зарегистрированный) знак становится общеизвестным брендом, тогда как ранее зарегистрированный старший знак продолжает сохранять прежний статус рядового обозначения. Возможна и обратная ситуация, при которой старший знак становится общеизвестным, а младший сохраняет прежний статус. Выход из описанного положения можно видеть в достижении договоренности между сторонами об уступке рядового знака владельцу общеизвестного знака. Вместе с тем возможна и патовая ситуация, при которой оба знака с одинаковой датой приоритета приобретают статус общеизвестных.
Отдельного рассмотрения требуют ситуации, связанные с несанкционированным использованием в качестве товарного обозначения охраняемой части словесного или изобразительного элемента, вычлененной из зарегистрированного комбинированного знака. Судебная практика не считает такое использование нарушением прав на товарный знак, если при этом не возникает угроза смешения вычлененного обозначения с комбинированным товарным знаком. Кроме того, суды принимают во внимание несколько иное оформление изобразительного или шрифтового написания словесного элемента, а также доказанное использование производителем товаров и/или услуг опротестовываемого обозначения до регистрации комбинированного знака.
Следует также кратко остановиться на проблеме соотношения прав владельца товарного знака, зарегистрированного в отношении производства конкретных товаров, с тождественным или схожим с ним до степени смешения коммерческим обозначением или товарным знаком, зарегистрированным в отношении торговой деятельности. Практика рассмотрения российским судопроизводством такого рода столкновения знаков исходит из того, что понятия «товар» и «услуга» не являются тождественными друг другу, в силу чего одно и то же обозначение может быть зарегистрировано на имя разных владельцев. Например, если на имя компании А, занимающейся пошивом одежды (25-й класс МКТУ), зарегистрирован словесный товарный знак «Орфей», то этот же самый знак может быть зарегистрирован также на имя компании В, осуществляющей торговую деятельность (35-й класс МКТУ). При этом не имеет значения, какая из компаний первой подала заявку на регистрацию данного знака. Каждому из знаков будет предоставлено право на независимое сосуществование.
Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что отказ в регистрации товарного знака по основанию сходства до степени смешения в ряде случаев довольно затруднителен и требует высокого профессионализма при проведении экспертизы сопоставляемых обозначений.
Литература:
1. Акопова Ж. С. История возникновения и правового регулирования товарных знаков // Право и управление. XXI век. — 2008. — № 4. — С. 63–67
2. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания [Электронный ресурс] : приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 198. — URL:
3. Радченко Н. А. Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2015. — № 8. — С. 49–58
4. Введение в интеллектуальную собственность. — WIPO, Kluwer Law International, 1998. — № 478R, разд. F. — С. 199, п. 9.89
5. Отмена решения Роспатента и регистрация товарного знака «LAZER» (заявка № 2012706892), Рапала ВМК Ойю, Финляндия [Электронный ресурс]. — 22.03.2014. — URL:
6. Прозоровская Е. В. Товарный знак «OZON» по отказу на «O.ZONE» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.businesspatent.ru/article/ article.590.2.html.
7. Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака [Электронный ресурс] : приказ Роспатента от 30.12.2009 г. № 190. — URL: СПС КонсультантПлюс.
8. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL:
9. Елисеев В. И. Согласия на регистрацию и соглашения о сосуществовании товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2017. — № 3. — С. 59–66
10. Джермакян В. Ю., Радченко Н. А. Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами // Патенты и лицензии. — 2007. — № 3. — С. 18–22
11. Джермакян В. Ю., Радченко Н. А. Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами // Патенты и лицензии. — 2007. — № 3. — С. 18–22
12. Сергеева Н. Ю. Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2015. — № 1. — С. 22–30
13. Васильева Т. В. Письма-согласия и соглашения о согласии // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2017. — № 1. — С. 9–16
14. IP and Business: Trademark Coexistence // WIPO Magazine. — 2006. — № 6
15. Шпрингштуббе В., Белова-Шпрингштуббе Н. Ф. Что определяет законодательство и судебную практику Германии по товарным знакам // Патенты и лицензии. — 2001. — № 10. — С. 50–60
16. Шавалеев М. В. Ответственность за незаконное использование группы товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2016. — № 12. — С. 19–25
17. Мельников В. М. Развитие «доктрины ослабления ТЗ» в США // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 9–10.
18. Мельников В. М. Приобретение прав на товарный знак в зарубежных странах // Проблемы промышленной собственности. — 1998. — Вып. 10. — С. 35–41
19. Зайцев А. М. «Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2015. — № 8. — С. 59–63
20. Morico P. R. Internet liability. An analysis of personal jurisdiction and trademark issues in the US courts // TW. — 1997. — № 102. — P. 28–33
21. Амангельды А. А. Средства индивидуализации: новеллы законодательства республики Казахстан и практика правоприменения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2017. — № 5. — С. 65–71
22. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 // Патентный поверенный. — 2007. — № 1. — С. 46
23. Gielen Ch., Strowell B. The Benelux Trademark act: a guide to Trademark law in Europe // TMR. — 1996. — Vol. 86, № 5. — P. 543–575
24. Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда г. Санкт-Петербурга по делу № А56-9300/2012 [Электронный ресурс]. — URL: СПС КонсультантПлюс
25. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-216/2015 от 5 августа 2015 г. [Электронный ресурс]. — URL:
26. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство [Электронный ресурс]. — URL:
27. Новоселова Л. А. Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 6
28. Мордвинова В. В. Общеизвестные товарные знаки в России // Патентный поверенный. — 2007. — № 3. — С. 14–17
29. Робинов А. Применение положения 6-quinquies (с) Парижской конвенции при оценке сходства товарных знаков до степени смешения // Интеллектуальная собственность Промышленная собственность. — 2009. — № 6. — С. 12–24
30. Бабкин С. А. Интеллектуальная собственность в Интернет. — М. : Центр ЮрИнфоР, 2006. — С. 175
31. Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс]. — ЭПС «Система Гарант». — 2013. — Вопрос 247