Авторы: Галифанов Геннадий, Галифанов Руслан,
Карлиев Реджеп, Галифанова Рената
Степень различительной способности словесных товарных знаков колеблется в широком диапазоне, на одном полюсе которого находятся изобретенные (фантазийные) слова с высокой степенью различимости, а на другом — слова, носящие описательный характер по отношению к товарам и услугам . К описательным, характеризующим товары обозначениям относятся те, которые указывают на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта товаров. В соответствии с законодательством такие обозначения считаются неохраноспособными и им не предоставляется защита.
Такой подход предусмотрен ст. 6quinquie Парижской конвенции, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, которые «лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана». Однако они могут быть включены в состав знака как неохраняемый элемент, если не занимают в нем доминирующего положения, за исключением этикеток и упаковок, к которым это правило не применимо.
Примерами вышеуказанных обозначений являются, в частности:
— простые (банальные) наименования товаров и услуг (хлеб, пиво, бумага, чай, вода, Интернет, парикмахерская, рынок, столовая и т. д.);
— обозначения категории качества товаров (второй сорт, высший сорт, экстра, гарантийный срок, срок хранения);
— обозначения, носящие хвалебный характер (великолепный, шикарный, чудодейственный, отменный и т. д.);
— общепринятые уменьшительно-ласкательные и разговорные наименования однородных товаров (пельмешки, картошечка, шашлычок, хлебушек и т. д.), за исключением изобретенных, если на момент подачи заявки нет сведений о широком использовании этого слова (чебурешка, мантышка, буженишка и т. д.);
— указывающие на вид однородных товаров (ножницы садовые или шкаф книжный);
— содержащие сведения о функциональных и потребительских свойствах однородных товаров (экономичный, износостойкий, водонепроницаемый, ударопрочный, несгораемый и т. д.);
— содержащие сведения о материале или сырье, из которого изготовлены однородные товары (дерево, стекло, пластмасса, хлопок, лен, глинозем, шерсть, металл, дерево);
— содержащие сведения о составе сырья (25% хлопок, 75% вискоза);
— содержащие информацию о весе (250 грамм), количестве (20 сигарет, 10 коробок, 10 карандашей), объеме (один литр), цене (375 рублей), потребительских свойствах (энергетическая ценность — 899 ккал в 100 г продукта), дате производства товара (01.03.2014);
— указывающие на назначение товара (для бритья, против тараканов);
— содержащие сведения по истории создания производства (основан в 1965 г.);
— указывающие на ценность товара (из чистого золота, соболиный мех);
— указывающие на место производства (фабрика, завод, швейный цех);
— указывающие на способ производства (ручная работа, конвейерный метод);
— указывающие на способ сбыта (товары — почтой, интернет-магазин);
— содержащие видовые наименования предприятий (ткацкая фабрика им. Королева), адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, общепринятые сокращенные наименования статуса организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;
— обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, где производятся товары, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (Костромская область, Волго-Вятский район и т. д.);
— указывающие на статус предприятий (ЗАО, или закрытое акционерное общество).
Несмотря на внешнюю простоту вышеприведенных примеров, в соответствии с которыми вроде бы легко выявить охраноспособность потенциальных товарных обозначений, на самом деле все обстоит не так просто. Концепция экспертизы обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков, на описательность состоит в том, чтобы они, с одной стороны, обладали различительной способностью, а с другой — не ущемляли интересы третьих лиц, желающих использовать эти обозначения в своей хозяйственной деятельности. То есть нельзя монополизировать обыденные слова, которыми хотели бы пользоваться различные производители товаров (услуг). Поиски баланса между этими двумя условиями, от которых зависит охраноспособность товарного знака, затянулись на многие годы, получившие отражение в многочисленных апелляционных и судебных решениях.
Именно поэтому в практике Роспатента нередко встречаются ситуации, входящие в противоречие с вышеприведенными примерами отнесения товарных знаков к числу неохраноспособных. Так, например, обстояло дело с установлением охраноспособности обозначения «Антигриппин». В частности, в регистрации № 162689 с приоритетом от 26.03.1996 на имя ЗАО «Татхимфармпрепараты» (Россия) это обозначение было по аналогии с обозначением «Антинакипин» дискламировано в составе этикетки со ссылкой, что оно описывает функциональные свойства препарата. В регистрации же № 375093 (этикетка) с приоритетом от 27.03.2007 на имя ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» (Россия) обозначение «Антигриппин», напротив, было признано охраноспособным. Поданное в связи с этим в 2011 г. ЗАО «Татхимфармпрепараты» возражение против регистрации № 375093 было признано Палатой по патентным спорам неубедительным (в период рассмотрения возражения в 2010 г. действие регистрации № 162689 было досрочно прекращено в связи с неиспользованием). Далее апелляционные и судебные разбирательства велись уже между ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» и рядом других компаний, использующих для маркировки своих фармацевтических продуктов сходные со знаком «Антигриппин» обозначения. К возникшим спорам была подключена ФАС (Федеральная антимонопольная служба), которая в октябре 2012 г. приняла решение, в соответствии с которым в действиях ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» усматривались признаки нарушения закона «О защите конкуренции». В конце концов, после череды судебных разбирательств регистрация № 375093 в 2012 г. была подвергнута частичной отмене. В частности, из перечня охваченных регистрацией № 375093 товаров 5-го класса МКТУ были удалены фармацевтические препараты. В остальном перечень товаров остался без изменения.
П. Б. Мэггс и А. П. Сергеев приводят еще один пример отказа на том основании, что заявленное обозначение Dry & Natutal характеризует товар (в переводе — «сухой и естественный»), в связи с чем не обладает отличительными признаками и носит описательный характер. Следует однако отметить, что на практике отказ в регистрации на основании описательности товара не всегда соблюдается. К примеру, в комментариях к ст. 1483 ГК РФ Э. П. Гаврилов и др. приводят сведения о регистрации в качестве товарного знака обозначения «Обычный» в отношении стирального порошка.
Для магазина обуви обозначения «Перламутровые ботинки», «Сапоги женские» или «Сандалеты» являются описательными и потому нерегистрируемыми. Напротив, такие названия обуви, как «корочки», «шузы», не считаются описательными обозначениями, поскольку еще не вошли во всеобщее употребление и поэтому могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении обуви. Интересным является то, что экспертизой такие обозначения, как «Дом ботинка» и «Ботинкин», признаны фантазийными и зарегистрированы в отношении товаров 25-го класса (свидетельства № 219308 и 255036).
Другим приведенным В. М. Мельниковым примером является решение экспертизы Роспатента об отказе в регистрации логотипа «В каждый дом» в отношении товаров 16-го класса и услуг 35, 39, 41 и 42-го классов МКТУ со ссылкой на то, что данное обозначение прямо указывает на область деятельности заявителя. В возражении были приведены доводы, что на самом деле заявленное обозначение не подпадает под толкование слова «область», поскольку не указывает на род деятельности заявителя, на название товаров и услуг, на место производства или сбыта товаров, не содержит географических наименований и наименования адресата. Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и приняла решение о регистрации обозначения «В каждый дом».
Аналогично этому, по данным В. М. Мельникова, Апелляционная палата удовлетворила возражение заявителя против отказа экспертизы в регистрации товарного знака Overseas («заморский», «заокеанский», «заграничный»), заявленного в отношении товаров 14-го класса МКТУ. Палата не согласилась с выводами экспертизы о том, что семантика знака указывает на характеристику товара с точки зрения его происхождения, поскольку не указывает на место происхождения товара и не является общепринятым наименованием, в связи с чем соответствует критериям охраноспособности и подлежит регистрации в качестве товарного знака.
В ряде случаев указывающее на вид товара и/или состав сырья описательное обозначение может быть признано охраноспособным, если оно приобрело вторичное, например фантазийное, значение. В качестве примера можно привести регистрацию Роспатентом словесного товарного знака «Сезам» в отношении товаров 30-го класса (конфеты шоколадные, шоколад) на имя ООО «Славянка плюс» (регистрация № 298165). Против регистрации этого знака было подано возражение со ссылкой на то, что оспариваемый товарный знак указывает на вид товара и состав сырья, а именно означает масличную культуру (Sesamum indicum), семена которой используются в кулинарии и при производстве кондитерских изделий.
Рассмотрев возражение, Палата по патентным спорам Роспатента пришла к выводу, что приведенные против регистрации знака доводы являются неубедительными, на основании чего отказала заявителю в удовлетворении его возражения. При этом палата сослалась на то, что слово «сезам» более известно в народе как некое заклинание, посредством которого достигается желаемый результат (например, «Сезам, откройся» из арабской сказки «Али Баба и сорок разбойников»), тогда как масличная культура (Sesamum indicum) более известна как кунжут.
Изложенное означает, что по вышеприведенной аналогии может быть зарегистрировано также словесное обозначение «Вика» в отношении товаров 31-го класса, поскольку наряду с указанием на травянистое растение из семейства бобовых оно одновременно означает уменьшительную форму женского имени Виктория. Однако следует сделать оговорку, что Роспатент не всегда придерживается принципа аналогии, при разрешении различного рода спорных дел, ссылаясь на то, что каждое из них ведется в рамках отдельного делопроизводства. Вполне естественно, что такая ссылка воспринимается заявителями в качестве явной несправедливости. Более того, позволяет посеять семена коррупционных подозрений, что крайне нежелательно. В связи с этим для исключения подобной оценки работы экспертизы и повышения ее авторитета необходимо в полную силу задействовать механизм прецедентного права.
В этой связи, как указывает М. Я. Эпштейн, к чести российской юриспруденции начиная с 2012 г. решения высших судебных инстанций в отношении споров по товарным знакам стали приравниваться к источникам права, то есть приобретать характер правоустанавливающих. В результате нижестоящие суды при рассмотрении сходных или аналогичных споров идут по протоптанной высшими судебными инстанциями дорожке и принимают с небольшими вариациями сходные решения. Более того, по инициативе заинтересованных лиц пересматривают по аналогичным делам ранее принятые и вступившие в законную силу судебные решения, которые противоречат правоустанавливающим решениям высшей судебной власти.
При всей внешней вроде бы ясной характеристике описательных обозначений здесь тем не менее, как показывает жизнь, существуют свои специфические проблемы. Так, например, в соответствии с правилами экспертизы к описательным обозначениям следует причислять иностранные названия товаров или их качественные и количественные характеристики, на каком бы языке они не были написаны. Это означает, что Роспатент должен отказывать в предоставлении правовой охраны таким обозначениям в отношении однородных товаров. Следовательно, любое название продукта или его сорта на иностранном языке независимо от того, знает ли общественность семантическое значение этого слова или нет, не должно получать самостоятельную правовую охрану ни в отдельности, ни в комбинации с другими элементами, а подобная регистрация должна признаваться ошибочной. Если же описательное обозначение товара представлено, например, в виде иероглифа или в какой-либо иной замысловатой системе письма, экспертиза может не знать о его истинном смысловом значении и данный товарный знак может быть зарегистрирован. Однако как указывает В.Ю. Джермакян, если соответствующая информация об описательной семантике заявленного или зарегистрированного обозначения будет представлена, вопрос должен решаться однозначно в пользу отказа в регистрации или отмены действия товарного знака.
Согласно Рекомендациям Роспатента по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений товарным знакам, состоящим только из описательных элементов, должен быть дан отказ в правовой охране, поскольку нельзя запретить третьим лицам использовать в хозяйственном обороте описывающие товар обозначения. При этом для отнесения товарного знака к описательным нужно прежде всего выяснить, характеризует ли данный знак те товары, в отношении которых испрашивается его регистрация. Если характеризует, тогда такому обозначению нельзя предоставить охрану.
При этом следует различать описательные обозначения и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Ассоциативным товарным знакам по всеобщему правилу должна быть предоставлена охрана.
К числу ассоциативных знаков Н. А. Стадульская относит такие словесные обозначения, как Citibank (банковские услуги), Old Hearth (пекарня), Underneath It All (женское белье, переводится как «а что внизу»), Ultrasuede (ткань, имитирующая велюр, от слова «ультравелюр»), Oilex (смазочные материалы), Rejuvia (средство по уходу за кожей).
Способность товарных знаков вызывать положительные эмоции и ассоциироваться с известными, положительно оцениваемыми понятиями связана с особой семантической структурой значения товарного знака. Она может быть рассмотрена в связи с действием принципа двуплановой семантики. Этот принцип проявляется, в частности, в использовании в качестве товарных знаков слов с широким диапазоном возможных коннотативных (связанных) значений. Таковы, например, товарные знаки, содержащие исторические ассоциации: Benjamin Franclin, Postal Center, Caesars Palace, Cardinal, Marlboro, Napoleon, Oracle, либо ассоциации, связанные с географическими наименованиями: Finlandia, Fuji, Hitachi, Malibu, Rio Grande, Seven Seas Lodge, Acapulco Pools и т. п.
Показательным в смысле широкого диапазона связанных значений является рассмотренное Палатой по патентным спорам возражение, поданное ЗАО «СтавГазСервис» против предоставления правовой охраны товарному знаку «АГРС Кавказ» по свидетельству № 285298 (11-й класс МКТУ) с приоритетом от 12.11.2003. В качестве основания для отказа апеллянт указал, что им до даты приоритета были введены в гражданский оборот товары, маркированные серией коммерческих обозначений «Кавказ», и кроме того, в нарушение условий совместного письменного договора правообладатель произвел регистрацию данного товарного знака без согласования с заявителем. В качестве дополнительного основания апеллянт указал, что слово «Кавказ» является географическим наименованием. Кроме того, под этим названием известны картина Айвазовского «Кавказ», стихотворения Пушкина и Лермонтова, а также медаль «За оборону Кавказа» и герб Кавказского района, в связи с чем предоставление охраны обозначению «Кавказ» является неправомерным.
Палата по патентным спорам не удовлетворила данное возражение, пояснив, что словесный элемент «Кавказ» не указывает на конкретное географическое место производства товара или нахождение изготовителя, в связи с чем не является описательным и не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении местонахождения производителя.
К тому же свойства товаров 11-го класса не обусловлены природными условиями Кавказского региона, что позволяет отнести опротестовываемый товарный знак к фантазийным. Что касается доводов апеллянта о сходстве оспариваемой регистрации до степени смешения с используемыми им коммерческими обозначениями, то понятие о коммерческом обозначении было введено частью 4 ГК РФ после даты приоритета оспариваемого товарного знака и поэтому не может быть принято во внимание, поскольку кодекс обратной силы не имеет.
Палата указала также на то, что недопустимой является регистрация в качестве товарных знаков «изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах», оспариваемый же товарный знак является словесным, и поэтому ссылка на картину Айвазовского лишена оснований. Также лишены оснований доводы апеллянта о столкновении исключительного права на товарный знак и авторского права, поскольку слово «Кавказ» означает географический регион Евразии, расположенный к югу от Bосточно-Eвропейской равнины, вследствие чего его нельзя отнести к результатам творческого труда Пушкина и Лермонтова.
Что касается вхождения обозначения «Кавказ» в состав герба Краснодарского края и медали «За оборону Кавказа», то в оспариваемом товарном знаке вообще отсутствуют изображения каких-либо государственных гербов, эмблем, медалей или сходных с ними обозначений, в связи с чем регистрация оспариваемого знака произведена правомерно. Что интересно, впоследствии в 2011 г. решением арбитражного суда апеллянту было вменено в обязанность выплатить правообладателю 5 000 000 руб. за незаконное использование вышеупомянутого товарного знака. При этом ссылки ответчика на то, что он в качестве владельца коммерческого обозначения «Кавказ» начал использовать его в своей хозяйственной деятельности раньше приоритета товарного знака «АГРС Кавказ», были признаны судом несостоятельными .
Говоря о географических наименованиях, следует отметить, что при определенных условиях им может быть предоставлена правовая охрана в составе товарного знака. В качестве примера можно назвать комбинированный товарный знак «Легенды озера Рица», исполненный на фоне изображения озера в обрамлении лесистой горной местности (рег. № 435595), 32, 35, 39, 40, 42-й классы МКТУ). Палата по патентным спорам, рассмотрев доводы заявителя против решения экспертизы, сочла их убедительными и предоставила данному товарному знаку охрану исходя из того, что на озере Рица отсутствует промышленное производство, и, кроме того, словосочетание «Легенды озера Рица» подразумевает не сам географический объект, а некую легенду о его происхождении .
В ряде случаев географические наименования (указания) пользуются защитой в двух независимых друг от друга правовых режимах. Так, например, зарегистрированное за № DE/PGI/0017/0518 (заявитель — Bayerischer Brauerbund e.V. (DE)) географическое указание Bayerisches Bier (в переводе с немецкого — Bavarian Beer) охраняется на территории Украины как географическое указание и как коллективный товарный знак. В первом случае основанием для охраны являются взятые Украиной международные обязательства по правовой охране географических указаний. Во втором — решение коллегии Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения Федерации баварских производителей пива против отказа в предоставлении охраны на территории Украины коллективному товарному знаку по международной регистрации № 1116 666 Bavarian Beer в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво». Упомянутое решение интересно тем, что предоставление охраны произведено без дискламации описательного словесного элемента Beer .
Некоторые ассоциативные товарные знаки, как указывает Н. А. Стадульская, не напрямую, а косвенно информируют покупателя о широком спектре действия товара, предоставляя потенциальным покупателям возможность самим прийти к такому выводу. Например, All («весь», «все») — товарный знак популярного моющего порошка. При его приобретении покупатель может предположить, что данное средство очищает все виды загрязнений, может использоваться во всех типах стиральных машин и для всех видов тканей, а также для мытья посуды, одежды, стен и т. д.
Аналогично этому товарный знак Comet (чистящее средство) предполагает быстроту в получении результата, Tasty (сдобные булочки) намекает на необычайный вкус, Logos (научная аппаратура) содержит намек, что не подведет вас в расчетах, Kompass (фирма по трудоустройству) работает во всех направлениях, товарный знак Swandown подразумевает «мягкость», Veskiloos вызывает ассоциации не только с холодом Арктики, но и с уютом и защищенностью жилища эскимосов — иглу (igloo). Florient (orient — «восток», «восточный») ассоциируется с чем-то пикантным Когда покупатели видят продукцию, маркированную такими товарными знаками, какEasy — On, Easy — Off, Easy, Lestoil, One Wipe, Bancare, они полностью убеждены, что при их использовании они затратят минимум усердий. Ассоциации с быстрым выполнением, завершением, быстрым потреблением чего-либо возникают также при виде товаров, маркированных товарными знаками Quicklight, Quick-X, Quick-Start, Qwik-Flo, Speed-Feed, Speedry, Speedwriting, Jet-Cool, Instant Sew, Instant Spare.
Вместе с тем имеются примеры отказа экспертизой предоставления охраны обозначениям, которые, по мнению Л. В. Бутенко, относятся к числу ассоциативных, по мнению же экспертизы — к описательным. Это, в частности, такие обозначения, как «Мясной рядъ» (в отношении товаров 29-го и 31-го классов), «Конфеты из детства» (в отношении товаров 30-го класса), «Птичий дворик» (в отношении товаров 29-го класса), «КардиоНорм» (в отношении товаров 5-го класса), «Пей-ка!» (в отношении молока и соков). Анализ этих обозначений показывает, что они состоят из нескольких словесных элементов, один из которых не имеет никакого отношения к товару, а другой указывает на его вид или показатели качества. Вследствие этого знак приобретает как бы фантазийный характер, степень фантазийности которого устанавливается экспертной оценкой, которая достаточно субъективна. То, что это так, можно видеть на примере зарегистрированных Роспатентом обозначений «Мясной ларь», «Мясная косточка» в отношении мясных продуктов и кормов для животных, что выглядит довольно нелогично на фоне отказа в предоставлении охраны обозначению «Мясной рядъ» в отношении тех же самых товаров.
Аналогичные сложности возникают также при установлении охраноспособности слоганов, поскольку экспертиза обозначений, состоящих из нескольких слов, проводится не по всему обозначению в целом, а отдельно по каждому словесному элементу. В результате происходит разрушение семантической конструкции слогана, что приводит к уязвимости его отдельных описательных элементов. Так, например, экспертизой было отказано в регистрации слогану «Большое пиво для большой компании» (в отношении пива) и лозунгу «Есть здоровые продукты!» (29, 30, 16-й классы МКТУ). В первом случае экспертизу удалось убедить, что слоган не указывает на вид, количество и назначение товара, во втором же экспертиза и Палата по патентным спорам не нашли оснований для отмены отказного решения. При этом, как указывает Л. В. Бутенко, совершенно непонятно, каким образом слоган «Есть здоровые продукты!» указывает на назначение и свойства товаров 16-го класса. Приведенные примеры показывают, что экспертизу слогана следует проводить в целом, без разрушения его семантической конструкции, и предоставлять правовую охрану любым знакам, отсутствие различительной способности у которых неочевидно.
Именно такой подход был продемонстрирован в споре между экспертизой и заявителем относительно охраноспособности слогана «Шоколад как стиль», поданного на регистрацию в отношении товара 30-го класса МКТУ «шоколад». Согласно мнению экспертизы, наличие в слогане описательного слова «шоколад» доминирует над словом «стиль», вследствие чего рассматриваемое обозначение не имеет достаточной различительной способности. Решающим в данном споре оказалось экспертное заключение специалиста-филолога, согласно которому рассматриваемое словосочетание с точки зрения русского языка и восприятия русскоговорящим потребителем не является прямо указывающим на такой товар, как шоколад, и обладает достаточной степенью ассоциативности и символичности, что позволяет отнести данный слоган к атрибутивным (существенным) обозначениям .
Согласно приведенным выше Рекомендациям Роспатента по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений в процессе экспертизы обозначения недопустимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, на основании которых эксперт приходит к субъективному выводу, что анализируемое обозначение является описательным. Если рядовому потребителю непонятен смысл обозначения и оно не воспринимается рядовым потребителем без дополнительных рассуждений и домысливания в качестве описательного, тогда такое обозначение следует отнести к охраноспособным.
Так, например, не может быть признано описательным изобретенное способом словосложения словесное обозначение «Банксоль», заявленное в отношении товаров 15-го класса МКТУ (музыкальные инструменты), поскольку рядовой потребитель не может без включения своей фантазии понять смысл этого слова. Не исключено, что кто-то подумает, что оно имеет отношение к музыке, поскольку включает ноту соль, другой предположит, что это банк (собрание образцов) различных солей, третий решит, что оно характеризует некое финансово-кредитное учреждение.
При решении вопроса, относится ли обозначение к описательным или не является таковым, иногда встречаются существенные трудности, в связи с чем эксперт прибегает к домысливанию и выносит субъективное решение об отказе в регистрации. Именно такая ситуация возникла с обозначением «Профессионал», поданным на регистрацию в отношении товаров 6, 18, 19, 22, 25-го классов и услуг 35, 36, 37, 40 и 42-го классов на имя ООО «Сплав». Сначала ФИПС, а затем Апелляционная палата отказали в регистрации обозначения «Профессионал» по всему спектру товаров и услуг. В качестве основания для отказа был приведен довод, что обозначение «Профессионал» в случае предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака будет указывать либо на определенное профессиональное качество товара (услуг), либо на назначение товара (для профессионалов).
Вполне понятно, что без домысливания здесь не обошлось, поскольку в год подачи заявки компанией «Сплав» это же самое обозначение было зарегистрировано на имя ЗАО — Продюсерская фирма «Медиастар» в отношении товаров 16 класса и услуг 41 класса (рег. № 156092 от 31.08.1997 г.). В связи с этим была подана жалоба в Высшую патентную палату, которая приняла соломоново решение зарегистрировать обозначение «Профессионал» в отношении товаров на основании его фантазийности (рег. № 200084 от 01.03.2001) и отказать в отношении услуг на основании описательности, которая, по мнению экспертизы, указывает на качество услуг, носящих хвалебный характер . Впрочем, назвать его соломоновым нельзя, поскольку Роспатентом в последующие годы было зарегистрировано восемь товарных знаков «Профессионал» на имя различных компаний (рег. №№ 533246, 412965, 185382, 381276, 506460, 471843), в том числе в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ (рег. № 288414 от 05.05.2005г. на имя ЗАО «Аудиторское агентство «Профессионал»), по которым компании «Сплав» было отказано в регистрации. Кроме того, Роспатентом зарегистрирована целая серия товарных знаков близкого семантического сходства с обозначением «Профессионал». Это, в частности, товарные знаки «Мастер» (регистрация № 136939, услуги), «Деловой человек» (регистрация № 94135, товары) «Виртуоз» (регистрация № 137732, товары и услуги), «Умелец» (регистрация № 96250, товары и услуги) и др.
Изложенное свидетельствует, что в этой истории, несомненно, не обошлось без домысливания, особенно если принять во внимание, что по другим заявкам проблем с регистрацией товарного знака «Профессионал» у заявителей не было. В тех случаях, когда один и тот же товарный знак признается охраноспособным для одних заявителей и неохраноспособным для других, всегда возникает большой вопросительный знак и, ввиду двойного стандарта, подозрения о наличии коррупционной составляющей. Справедливости ради следует отметить, что, если рассматривать обозначение «Профессионал» с позиций возмездного предоставления услуг профессионалом, то оно как бы вписывается в понятие описательности, но с другой стороны, услуги могут оказываться и безвозмездно, например, в благотворительных целях.
Что касается утверждения о хвалебности обозначения «Профессионал», то здесь имеет место большая натяжка, поскольку понятие «профессионал» происходит от слова «профессия», то есть профессионал — это человек, сделавший определенное занятие своей профессией, причем, как мы знаем, уровень профессиональной квалификации у разных людей разный. Поэтому нет оснований полагать, что слово «профессионал» является хвалебным, и тем более считать, что оно указывает на назначение товара.
Другим примером домысливания является отказ экспертизы в регистрации товарного знака «Баумолл» на том основании, что оно состоит из транслитерации немецкого слова bau — «строительство», «стройка» и английского слова mall — «большой торговый центр» и поэтому воспринимается как торговый центр, специализирующийся в сфере предоставления товаров и услуг, связанных со строительством. Вполне естественно, что Палата по патентным спорам удовлетворила возражение заявителя не только на основании множества предшествующих регистраций, включающих слово «молл», но и по причине явного использования экспертом метода домысливания путем перехода от транслитерации разных языков к их семантическим понятиям и от понятий к гипотетической смысловой нагрузке слова «баумолл».
Для того чтобы со всей определенностью отнести словесное обозначение к указывающим на назначение товара, оно должно в достаточно ясной форме раскрывать его функциональные свойства. Так, например, согласно данным В. Ю. Джермакяна, Роспатент отказал в регистрации словесного обозначения «Школьный завтрак» в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ (заявка № 2004709094/50) на том основании, что оно указывает на назначение некоторых товаров, а также является ложным в отношении некоторых из них. В частности, все те товары, которые предназначены для еды, были отнесены к указывающим на назначение товаров, товары же, не используемые непосредственно для еды (эссенции пищевые, таблетки дрожжевые), — к ложным.
Описательными, без всяких обиняков, можно считать те обозначения, которые, несмотря на грамматические погрешности, четко указывают на ту сферу деятельности, к которой относятся. Например, обозначение «Сбербянк» в отношении услуг 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность; кредитно-денежные операции) следует признать описательным, так как оно однозначно может восприниматься потребителем как «Сбербанк». Точно так же следует считать описательным словесное обозначение «Настольная игра» в отношении товаров 28-го класса (игры, игрушки и т. п.), несмотря на то, что слово «настольная» может иметь отношение не только к товару «игра», но и, например, к часам, лампе, калькулятору, календарю и т. д. (настольные часы, настольная лампа, настольный калькулятор, настольный отрывной календарь). То есть слово «настольная» указывает на функциональные особенности применения товара и с этих позиций является, безусловно, описательным обозначением. Что касается обладающего ясной семантикой обозначения «Профессионал», то оно хотя и носит общий характер и может относиться к разным областям деятельности, но используется вне привязки к определенному товару/услугам и по этой причине не может считаться описательным.
В качестве справочного фонда для определения, является ли исследуемый знак характеризующим товары обозначением, используют обычно словари, энциклопедии и различного рода справочники. Весьма полезными могут оказаться также сведения, полученные из технической литературы и из сети Интернет. При работе с упомянутыми справочными материалами и представленными на регистрацию обозначениями следует проявлять максимальное внимание, поскольку благодаря особому шрифтовому оформлению знаки могут сочетать в себе графические и словесные признаки и при этом, будучи как бы изобразительными, нести в себе характеризующую товары информацию. В таких случаях нередко возникновение споров относительно охраноспособности подобных обозначений с противоположными апелляционными и судебными решениями.
Возможны также ситуации, при которых охраноспособным обозначениям может быть отказано в регистрации. Такое, в частности, возможно, если охраноспособное обозначение в товарном знаке носит малоприметный характер, тогда как описательный элемент, например наименование товара, занимает доминирующее положение. Исключение из этого правила могут составлять этикетки и упаковки, на которых не только допустимо, но и необходимо в целях удобства для потребителей выделять наименование товара крупными буквами.
В общем случае, если товарный знак содержит наряду с охраноспособным обозначением малоприметные описательные элементы, его различительную способность следует оценивать в целом, без разделения на составные части. Такое обозначение обычно относят к охраноспособным при условии дискламации (от англ. disclaimer — «отказ от притязаний») содержащихся в нем описательных элементов. Дискламация производится посредством внесения в охранный документ и в государственный реестр записи о неохраняемых элементах товарного знака. Назначение дискламации состоит в том, что в случае рассмотрения споров о сходстве с другими товарными знаками описательные элементы знака, указанные в качестве неохраняемых, не будут приниматься во внимание и будут свободными для использования другими лицами. Вопрос о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в товарном знаке, на практике приобретает большое значение, поскольку от этого зависит решение о предоставлении охраны обозначению в целом.
Для выяснения этого вопроса принимается во внимание смысловое значение неохраняемого элемента, его пространственное расположение и размер. Неохраняемый элемент может быть, например, признан доминирующим, если находится в центре товарного знака, поскольку это способствует его хорошему запоминанию . Если же он находится вблизи периферийной части знака, тогда по установившемуся правилу его нельзя считать доминирующим.
Еще больше проблем в правоприменительной практике вызывает такой признак доминирования элемента, как его смысловое значение. Показательным в этом отношении является решение Палаты по патентным спорам, признавшей недействительной регистрацию комбинированного товарного знака в связи с тем, что словесный элемент «печень трески» (регистрация № 245844) занимает в нем доминирующее положение. Попытки владельца знака оспорить данное решение в судебных инстанциях успеха не имели. Суд посчитал правомерными выводы Палаты по патентным спорам о том, что неохраноспособный элемент «печень трески» является единственным обозначением, определяющим смысловое содержание оспариваемого товарного знака, и занимает три четверти его пространства. В довершение ко всему словесный элемент «печень» выполнен крупными буквами красного цвета утолщенным шрифтом и расположен в центре товарного знака, что не может не привлечь к нему повышенного внимания потребителя. Основываясь на этом и некоторых других дополнительных аргументах, суд обоснованно пришел к выводу о неспособности анализируемого обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.
Соглашаясь с данным судебным решением, А. Робинов вполне справедливо предостерегает от огульного применения смыслового признака доминирования, поскольку формальное следование данной норме может завести в тупик. Это обусловлено тем, что на практике наибольшей различительной способностью обладают изобретенные обозначения, тогда как семантические элементы знака зачастую являются описательными обозначениями. В связи с этим следует исходить не столько из самостоятельного смыслового значения соответствующего элемента, сколько из той индивидуализирующей нагрузки, которую несут другие элементы обозначения. В частности, способны ли они выполнять функцию товарного знака или являются лишь фоном для описательного знака.
Отнесение обозначения к числу дискламируемых на том основании, что оно является описательным, в ряде случаев нельзя считать правомерным, поскольку в сочетании с другими словесными или изобразительными элементами оно может приобретать совершенно иную смысловую нагрузку и поэтому вполне может считаться охраноспособным. В качестве примера можно привести рассмотрение Палатой по патентным спорам и судебными инстанциями возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Книга, которая лечит», зарегистрированному в отношении товаров 16-го и услуг 35-го класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, данное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимает слово «книга», являющееся простым наименованием товара.
Суд признал решение Палаты об отказе в удовлетворении возражения законным и в обоснование своей позиции указал, что словосочетание «книга, которая лечит» характеризуется интонационной и смысловой законченностью, что позволяет считать его семантически и синтаксически неделимым обозначением. Вследствие этого потребитель воспринимает товарный знак в целом, а не по отдельным элементам. Благодаря тому, что в обозначении «Книга, которая лечит» использованы стилистические и семантические приемы, оно приобрело новый смысловой оттенок, делающий его образным и запоминающимся. В связи с этим слово «книга» не будет восприниматься потребителем как сшитые в переплет листы бумаги, более того, понятие «книга» в данном контексте будет восприниматься потребителем как источник знаний, который благотворно влияет на здоровье человека.
Показательным является также обоснование охраноспособности обозначения «Импринт» по заявке № 2015727314, представленное на уведомление эксперта Роспатента о том, что данное обозначение является названием издательства, указываемого в выходных данных книги, подразделения издательства или брендом, под которым издательство выпускает некоторые из своих печатных изданий, в связи с чем не может быть по причине описательности зарегистрировано в отношении испрашиваемых услуг 35-го и 40-го классов МКТУ. Заявитель в лице ООО «Типография Сити Принт» в обоснование охраноспособности обозначения «Импринт» указал в своем ответе, что под этим словом, кроме указанного экспертом смыслового значения, в практической психологии понимают также «опыт прошлого, обращение к прошлому, формирующий у человека совокупность неких убеждений». Отталкиваясь же от доводов экспертизы, заявитель пояснил, что выходные данные некой книги или адрес издателя не имеют никакого отношения к таким услугам 35-го класса МКТУ, как маркетинг и реклама. Аналогичным образом такие услуги 40-го класса МКТУ, как печатание рисунков и фотографий, офсетная печать, полиграфия, переплетные работы, цифровая печать, также не имеют никакого отношения к содержащемуся в понятии «Импринт» смысловому значению.
Так, например, заявитель указал, что переплетные работы — это работы, связанные с созданием обложки и ее закреплением, следовательно, переплетать — это не значит указывать выходные данные переплетаемой продукции (книги, научного отчета, документов, папок, архивных материалов и т. п.). Примерно таким же образом заявитель проанализировал каждый из видов запрошенных услуг и путем сопоставительного анализа представил эксперту убедительные аргументы в пользу охраноспособности обозначения «Импринт». В результате в 2016 г. эксперт вынес решение о предоставлении обозначению «Импринт» правовой охраны в отношении испрашиваемых услуг в полном объеме (рег. № 595665 от 25.05.2017).
По другой заявке за № 2015739459 от 02.12.2015 на имя ООО «ГАЗЗАЧАС» эксперт посчитал, что входящий в состав заявленного обозначения «Газ за час» (4-й и 11-й классы МКТУ) словесный элемент «газ» является товаром, и следовательно, для одних товаров он будет описательным, характеризующим вид товаров, а для других ложным и потому неохраняемым. В своем ответе эксперту заявитель пояснил, что словосочетание «газ за час» согласно правилам русского языка следует воспринимать и анализировать в целом, как осуществление определенного действия, а не в отрыве от его истинного смыслового значения. Вырывание из контекста словосочетания «газ за час» отдельного слова «газ» и на его основе приход путем домысливания к заключению, что данное слово характеризует заявленные товары, противоречит смысловому содержанию заявленного обозначения, поскольку на самом деле оно характеризует осуществление действия, но не товар.
Осуществление действия и товар — это принципиально разные понятия и их нельзя смешивать между собой. Заявленное на регистрацию обозначение «Газ за час», являясь осуществлением действия, не указывает на вид товара, поскольку не существует товара под названием «газ за час». Анализируемое обозначение не может служить также характеристикой качества заявленных товаров, поскольку не является мерой их соответствия требованиям каких-либо стандартов. Аналогично этому обозначение «Газ за час» не указывает на количество заявленных товаров, поскольку не указывает на их число, величину, объем или массу. Точно так же оно не указывает на назначение и ценность заявленных товаров, поскольку не характеризует их целесообразное применение, а также их важность, значимость или полезность. Не указывает это обозначение также на время сбыта заявленных товаров, поскольку не содержит сведения о дате изготовления этого товара и сроке его хранения. Совершенно ясно также, что обозначение «Газ за час» не имеет никакого отношения к месту и способу производства, поскольку не содержит никаких географических сведений о месте расположения производителя заявленных товаров и не указывает, каким способом, по какой технологии они изготовлены и каким образом сбываются. Следовательно, обозначение «Газ за час» представляет собой неразрывную словесную конструкцию и в этом качестве является «осуществлением действия», но не товаром.
Отсюда вытекает, что обозначение «Газ за час» неспособно в силу органически присущего ему семантического смысла вводить в заблуждение потребителей. Осуществление действия, то есть «сделать что-либо за час», нужно понимать так, как оно написано, а именно как «газ за час», но не домысливать за заявителя и придавать словосочетанию несвойственный ему смысл. Представив свое фирменное наименование для регистрации в качестве товарного знака в виде отдельных слов «Газ за час», заявитель открыл широкое поле для фантазии относительно смыслового содержания этого словосочетания, в связи с чем оно может в определенной мере считаться фантазийным обозначением.
В частности, согласно словарю русского языка С. И. Ожегова словом «газ» обозначаются четыре различных понятия. Одно из них означает физическое состояние вещества, другое — газообразное топливо, третье — газообразное выделение желудка и кишок, четвертое — шелковую прозрачную ткань. Таким образом, словосочетание может в силу фантазии означать самые разные действия (производство, поставка, улетучивание, выделение, сжатие, использование и т. д. газообразных веществ, прозрачной шелковой ткани и т. п.). Ознакомившись с представленными аргументами, эксперт счел их разумными и в апреле 2017 г. выдал решение о регистрации обозначения «Газ за час» в отношении заявленных товаров в полном объеме (рег. №.617255 от 25.05.2017 г.).
Еще один случай успешного отстаивания охраноспособности можно проиллюстрировать на примере заявки на регистрацию комбинированного обозначения MandarinBook в отношении товаров 16-го класса и услуг 40, 41 и 42-го классов МКТУ (заявка № 2015735854 от 05.11.2015). В частности, согласно мнению эксперта заявленное комбинированное обозначение MandarinBook сходно до степени смешения с противопоставленным комбинированным обозначением «Мандарин» (свидетельство № 592085) в отношении услуг 41-го класса МКТУ, а также со словесными товарными знаками Mandarin по международным регистрациям № 774106 в отношении услуг 41-го класса и № 550418 в отношении товаров 16-го и услуг 41-го и 42-го классов МКТУ.
Опровергая мнение эксперта, заявитель пояснил, что обозначение MandarinBook по стилю своего исполнения может быть отнесено либо к полученным способом словосложения изобретенным словам, если его рассматривать как единое слово, либо как фантазийное обозначение «Мандариновая книга», если считать состоящим из двух раздельных слов Mandarin и Book. Однако и в том и в другом случае заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленного по семантическому, фонетическому и графическому признакам. В частности, если говорить о семантических отличиях, то если считать, что обозначение MandarinBook является изобретенным, тогда его нельзя признать сходным по смысловому признаку с наполненным реальным смыслом товарным знаком Mandarin. Если же рассматривать заявленное обозначение MandarinBook как имеющее смысловое значение, то здесь имеет еще большее несходство, поскольку книга не может быть мандариновой. В данном случае можно говорить лишь о том, что обозначение MandarinBook является фантазийным и поэтому не имеет никакого отношения к имеющему реальный смысл слову Mandarin.
Аналогично этому заявленное MandarinBook и противопоставленные словесные обозначения «Мандарин» (свидетельство № 592085), Mandarin (международные регистрации № 774106 и 550418) также следует признать несходными по графическому признаку ввиду различной длины словесной цепи Mandarin (заявленное обозначение состоит из 12 букв, противопоставленное из восьми букв). Графическое несходство усилено еще и отличительным графическим стилем исполнения каждого из словесных обозначений. Если же говорить о товарном знаке «Мандарин» (свидетельство № 592085), то здесь имеет место еще большее графическое несходство, поскольку упомянутый знак исполнен в кириллице, а заявленное обозначение MandarinBook в латинице. Кроме того, изобразительные элементы каждого из анализируемых знаков являются абсолютно несхожими, что еще более подчеркивает графическое несходство анализируемых знаков. Точно так же нельзя признать MandarinBook и противопоставленные словесные обозначения «Мандарин» (свидетельство № 592085), Mandarin (международные регистрации № 774106 и 550418) сходными по фонетическому признаку, поскольку имеют разное фонетическое произношение и звучание. Ознакомившись с представленными аргументами, эксперт признал их обоснованными и в марте 2017 г. выдал решение о регистрации товарного знака (рег. № 614143 от 26.04.2017).
Встречаются ситуации, когда кажущееся описательным словесное обозначение признается экспертизой охраноспособным. В качестве примера можно привести зарегистрированный комбинированный товарный знак, включающий в себя словесный элемент «Сладко», на который в Палату по патентным спорам поступило возражение с требованием дискламировать слово «сладко» на основании его описательности в отношении кондитерских изделий.
Поскольку палата отказала в удовлетворении возражения, рассмотрение дела было перенесено в суд, который признал обоснованными выводы палаты о том, что обозначение «Сладко» является аббревиатурой оригинального фантазийного словосочетания «Сладкая компания». Суд также установил, что композиция элементов знака в целом создает иное восприятие слова «сладко», чем то, которое, указано в словарях, и поэтому не может служить доказательством того, что в товарном знаке имелось в виду именно вкусовое качество товара. Данный вывод был подтвержден еще и тем, что слово «сладко» расположено внутри словосочетания «Сладкая Компания».
В связи с этим А. Робинов вполне справедливо считает, что если описательный элемент имеет тесную композиционную или грамматическую связь с другими элементами обозначения, придающими ему иной смысл, к такому обозначению не должна применяться дискламация.
К числу описательных относятся также международные непатентованные наименования лекарственных средств (МНН), причем независимо от того, каким алфавитом произведено их написание. Перечень МНН составляется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), членом которой является Российская Федерация. В соответствии с резолюцией ВОЗ государства — участники обязаны не допускать регистрацию МНН либо производных от них названий в качестве товарных знаков, поскольку с момента опубликования перечня МНН они переходят в общественное достояние, в связи с чем такая регистрация очевидным образом будет противоречить общественным интересам. Следует отметить, что в отношении МНН Роспатент занимает жестко однозначную позицию, отказывая в предоставлении им охраны в отношении товаров 5-го класса МКТУ. Однако в ряде случаев заявители обходят отказ Роспатента в регистрации таких обозначений посредством их некоторой трансформации.
Этот же самый прием используют и иностранные заявители. Определенный интерес в этом отношении представляет описанная в 97-м томе ежегодного обзора ИНТА за 2007 г. зарубежная практика признания товарных знаков охраноспособными, несмотря на то что они имеют тесное (пограничное) соприкосновение с МНН. Так, в частности, произошло при судебном рассмотрении дела по апелляции Sanofi Synthelabo против регистрации Аргентинским патентным ведомством словесного товарного знака Gaspride на имя Laboratorios Bago S.A. в отношении товаров 5-го класса на том основании, что основным элементом этого обозначения является слово pride, признанное Международной организацией здравоохранения (МОЗ) международным непатентованным родовым наименованием ряда фармацевтических товаров.
Однако суд первой инстанции, а затем и Федеральный апелляционный суд не согласились с решением экспертизы со ссылкой на то обстоятельство, что приставка «gas-» к описательному слову pride придает обозначению Gaspride существенную дистинктивность (отличие), в связи с чем оно воспринимается потребителями как фантазийное и потому является охраноспособным. Данное судебное решение интересно тем, что создает прецедент признания охраноспособным товарного знака, находящегося в опасной близости от МНН.
Следует отметить, что не все патентные ведомства зарубежных стран относятся лояльно к обозначениям, схожим с непатентованными наименованиями МОЗ. Так, например, согласно опубликованным в 2007 г. сведениям в Annual Review, исландское патентное ведомство отказалось после подачи компанией Pfizer Inc. возражения зарегистрировать на имя компании Actavis Group hf. товарный знак Sertral в отношении товаров 5-го класса. В качестве аргумента против регистрации Pfizer Inc. указала, что обозначению Sertral (пишется на английском и исландском языках как sertralin), недостает отличительности, поскольку оно является схожим по графическим и фонетическим признакам со словом sertralinum, являющимся непатентованным наименованием МОЗ, и к тому же заявлено в отношении товаров, действующим веществом которых является именно sertralinum.
Рассмотрев эти аргументы, исландское ведомство отказало в регистрации обозначения Sertral. Подчеркнем, что отказ был дан на фоне имеющегося согласия правительственного фармацевтического института на применение знака, его фактического использования с согласия ведомства в течение четырех лет на исландском рынке и наличия ранее зарегистрированных на имя Actavis нескольких схожих с непатентованными наименованиями МОЗ обозначений. Результаты рассмотрения этого дела примечательны тем, что, возможно, станут отправной точкой для введения в практику существенных ограничений в регистрации обозначений, схожих с непатентованными наименованиями МОЗ.
Не все однозначно так же обстоит дело с экспертизой обозначений, которые на первый взгляд представляются хвалебными. Показательным в этом отношении является решение федерального суда Рио-де-Жанейро об отмене отказа бразильского ведомства по патентам и товарным знакам в регистрации словесного обозначения Wellmark, заявленного на регистрацию в отношении товаров 1-го и 5-го классов МКТУ на имя Wellmark International (США). Отказ был дан на основании того, что смысловое значение обозначения Wellmark («хорошая марка») носит хвалебный характер. Однако суд, рассмотрев доводы заявителя, пришел к выводу, что на самом деле данное обозначение означает на португальском языке не Boa Marca («хорошая марка»), а Bem Marca, не имеющее никакого смыслового значения, поскольку является изобретенным словосочетанием. На этом основании суд обязал ведомство отменить свое решение и зарегистрировать товарный знак Wellmark в отношении вышеприведенных классов МКТУ.
Интересно также то, что канадский федеральный суд поддержал решение канадского ведомства не принимать решение об отзыве заявки на регистрацию товарного знака Javacafe в отношении кофейных продуктов, поданной на имя компании Shell Canada Ltd., хотя, по мнению апеллянта Sari Incofood Corp., он состоит из двух слов — Java (Ява — остров в составе Индонезии) и cafe (кофе), и по этой причине будет восприниматься потребителями как название острова, на котором выращивается кофе.
В Чили не было удовлетворено возражение оппонента против регистрации в отношении товаров 30-го класса МКТУ обозначений Spacchetti (напоминающее слово spaghetti — «спагетти»), Fetuchetti (напоминающее слово fetuccini — «домашняя лапша»), Espiraletti (напоминающее на испанском слово espiralles — «спирали», вид мучного изделия), Rigacchetti (напоминающее слово rigatoni — «рожки», вид мучного изделия).
Аналогично этому в Панаме было признано охраноспособным обозначение Bran Frut на имя компании Grupo Bimbo, S.A. de C.V. в отношении товаров 30-го класса, несмотря на то, что согласно доводам оппонента Kellogg Company, каждое из этих слов описывает ингредиенты, входящие в состав определенных пищевых продуктов. После череды судебных разбирательств третий Высший суд Панамы поддержал предыдущие судебные решения о соответствии опротестовываемого обозначения требованиям охраноспособности, дав следующее определение описательности: «Обозначение является описательным, если оно имеет определенное значение, отражающее абсолютную идею продукта или любого из его элементов, которые характеризуют эту идею либо определяют ее». Исходя из этого определения суд указал, что выражение Bran Frut, несмотря на ассоциативность, не описывает природу, характеристики, употребление, действие, применение, качество, ценность или происхождение продуктов 30-го класса МКТУ, в связи с чем является охраноспособным обозначением.
В Швейцарии Федеральная комиссия, рассмотрев возражение апеллянта против отказа в предоставлении охраны выражению Stars For Free («Бесплатные звезды») в отношении услуг 41-го класса МКТУ пришла к выводу об охраноспособности обозначения, поскольку оно является неиспользуемым в обиходе выражением и может быть воспринято публикой только после разъяснения его смысла. К тому же услуги артистов и музыкантов оказываются, как правило, не бесплатно, что является дополнительным подтверждением неописательности обозначения. При этом комиссия подчеркнула, что факт регистрации этого обозначения в Германии не являлся для нее определяющим, он лишь только подтвердил возможность регистрации этого знака.
Достаточно обоснованным следует признать позицию норвежского суда второй инстанции, поддержавшего решение суда первой инстанции об отказе в регистрации словесного обозначения A ONE (аббревиатура ONE расшифровывается как «оптимизированная эволюция сетей», второе значение — «первый») на имя германской компании Deutsche Telecom AG в отношении товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35, 38 и 42-го классов МКТУ на том основании, что слово A ONE является общеупотребительным международным термином и поэтому должно находиться в свободном пользовании.
Принципиальную позицию занял также португальский суд нижней инстанции, поддержавший решение португальского ведомства промышленной собственности об отказе в регистрации словесного обозначения «Veralo;» на имя DIETAMED-Produtos Diet;ticos e Medicinais, Ld. в отношении товаров 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей) со ссылкой на то, что обозначение «Veralo;» является описательным, поскольку потребители воспримут его как инвертированное сочетание слов «Aloe vera» (алоэ — настоящее лекарственное растение), являющееся прямым указанием на вид продуктов, для которых предназначено использование знака.
Имеются, однако примеры, когда полностью описательное обозначение тем не менее признается охраноспособным, если представлены доказательства, что в результате длительного применения оно до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака приобрело различительную способность, или так называемое вторичное значение (secondary meaning). В этой связи нельзя не упомянуть замеченное многими специалистами в сфере товарных знаков стремление предпринимательского сообщества к регистрации товарных обозначений, имеющих описательный характер, вплоть до проведения процедур по признанию регистрирующими ведомствами появления у них вторичного значения. Это стремление наталкивается на естественное противодействие обслуживающих бизнес юристов и патентных поверенных, пытающихся таким образом преобразовать понравившееся предпринимателю обозначение, чтобы оно приобрело признаки охраноспособности.
Однако в некоторых обстоятельствах, например, когда жизненный цикл нового товара, согласно прогнозам, будет коротким или с точки зрения предпринимателя хвалебное товарное обозначение привлечет больше потребителей, чем наводящий на размышления суггестивный (ассоциативный), произвольно выбранный или причудливый товарный знак, предприниматели, несмотря на возражения юристов, принимают решение о маркировке нового товара хвалебным обозначением, полагая, что такое обозначение быстрее передаст потребителям информацию о выгодах приобретаемого изделия. Понятно, что такое обозначение не получит правовую охрану, и более того, ничто не помешает конкурентам предпринимателя маркировать точно такие же товары идентичным или схожим обозначением. В результате, выиграв в краткосрочной перспективе, предприниматель понесет существенные потери в будущем. Отсюда вытекает крайне важная для предпринимателей необходимость обеспечения товарных обозначений юридической составляющей в смысле придания им охраноспособности .
Что же касается получивших правовую охрану описательных обозначений, то термин secondary meaning впервые появился в судебной практике Великобритании в 1896 г. и был связан с судебным рассмотрением дела Reddaway & Banhau (фамилии истца и ответчика). Несмотря на то, что истец в отличие от ответчика не применял в качестве сырья волосы верблюда для изготовления приводных ремней для машин, он маркировал свои товары знаком Camel-hair belting. Суд принял во внимание свидетельства торговцев и потребителей о том, что упомянутый знак воспринимается ими как обозначение, идентифицирующее исключительно товары истца, и поэтому приобрел secondary meaning. В связи с этим суд, невзирая, на то, что знак истца содержал ложные сведения, принял решение в его пользу.
Интересно и то, что общеизвестный товарный знак «4711» в начале ХХ века в Германии тоже приобрел вторичное значение. В США приобретение вторичного значения было признано за товарными знаками «Butter Nut» для кондитерских изделий, «Auto Spray» для аэрозольной эмали, «Custom Maid» для бюстгальтеров, «Sun Life Of America» для страховых полисов, «Philadelphia» для жирных сыров .
В качестве доказательств о перерождении описательного обозначения в различительное заявителем могут быть представлены документы о длительности, интенсивности и географическом охвате территории, на которой используется обозначение; о длительности, интенсивности и объемах продаж и затрат на рекламу товаров (услуг); о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; материалы, свидетельствующие об умышленном использовании знака конкурентами, о публикациях в открытой печати информации относительно товаров, маркированных заявленным обозначением, и иные сведения.
Отдельно следует отметить, что российское законодательство не содержит обязательного требования, в соответствии с которым обозначение должно приобрести различительную способность именно в России, в связи с чем экспертиза должна принимать во внимание доказательства приобретения обозначением различительной способности в любых других странах. Кроме того, по мнению В. Ю. Джермакяна, требование получения обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию знака непосредственно в России также лишено правовых оснований, поскольку часть 4 ГК РФ не содержит такой нормы и, более того, противоречит положениям Парижской конвенции . Таким образом, в отношении вошедших во всеобщее употребление обозначений, характеризующих свойства товара и место его производства, не применяются правила для отказа в регистрации по абсолютным основаниям, если эти обозначения приобрели различительную способность или, как еще говорят, вторичное значение, в результате их использования.
Никакого ограничения по применению данной нормы в смысле получения различительной способности именно на территории России с привязкой к дате подачи заявки данная норма не содержит, поскольку такое ограничение противоречило бы нормам Парижской конвенции.
Примерами описательных обозначений, которым была предоставлена охрана на основании приобретенной различительной способности, являются словесные обозначения «Банк Москвы» (рег. № 267892), указывающее не только на вид деятельности, но и на местонахождение владельца, «W Hotels» (рег. № 416640 в отношении услуг 41, 43, 44-го классов МКТУ), «Ron Viejo De Caldas» (заявка № 2004723531/50 с приоритетом от 14 октября 2004 г.) в отношении алкогольного товара 33-го класса МКТУ — ром (ron указывает на вид товара (в переводе с испанского — «ром»), viejo — на свойство товара («старый»), de Caldas — на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара — «из Кальдаса», департамента в Колумбии).
Разумеется, во всех перечисленных случаях обязательным для регистрации является соответствие этих обозначений условиям охраноспособности в соответствии с требованиями законодательства, в частности, представления доказательств появления у этих обозначений вторичного значения, вследствие чего они приобрели различительную способность.
Таким образом, в отличие от общепринятых терминов и символов решение вопроса о том, относятся ли исследуемые знаки к характеризующим товары обозначениям, за небольшим исключением, несколько проще. Тем не менее, как показывает практика, здесь также возможны ситуации, когда регистрируются явно неохраноспособные обозначения. Таковым, в частности, был знак «Идеал», признанный позднее хвалебным и исключенным из охраны.
Литература:
1. Мельников В. М. Экспертиза обозначений, носящих описательный характер // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 11–12
2. Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс]. — URL: ЭПС «Система ГАРАНТ», 2013. — Вопрос 152.
3. Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс]. — URL: ЭПС «Система ГАРАНТ», 2013. — Вопрос 62
4. Андрощук Г. «Баварское пиво» — видовое название, товарный знак или географическое указание? // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2016. — № 12. — С. 57–68
5. Данилина Е. А., Маркарова Т. С. Заявитель – эксперт: кто прав? // Патентный поверенный. — 2008. — № 3
6. Томашев В. Регистрация товарных знаков, указывающих на уровень профессионализма или деловые качества, ИС Промышленная собственность, № 3, 2001, с 62-66
7. Робинов А. А. Дискламация неохраняемых элементов товарного знака: правовые проблемы // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2009. — № 11. — С.15–24
8. Dimitrijevs James A., Schaffer Annette The Synergy of trademarks and marketing // WIPO Magazine. — 2006. — № 3. — P. 10–11
9. Мельников В. М. Товарные знаки, приобретшие различительную способность // Интеллектуальная собственность. — 2000. — № 12. — С. 15–19
10. Джермакян В. Ю. Приобретение различительной способности товарными знаками // Патентный поверенный. – 2009. — № 3. — С. 17–21