Авторы: Руслан Галифанов, Реджеп Карлиев, Геннадий Галифанов
Зависимые изобретения.
Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ под зависимым изобретением понимается техническое решение, находящееся в органической связке с другим ранее запатентованным изобретением, вследствие чего его практическое использование невозможно без использования признаков старшего изобретения. В рафинированном виде зависимое изобретение означает значительное усовершенствование старшего изобретения посредством добавления к нему новых существенных признаков. Это может быть, например, оборудование чемодана колесиками и выдвижной телескопической ручкой для облегчения его перемещения или чайника оснащенного устройством автоматического отключения и звукового оповещения при закипании воды.
К зависимым изобретениям относятся также технические решения, относящиеся к применению известного ранее продукта или способа по определенному, ранее неизвестному, назначению. В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ такое изобретение не является самостоятельным объектом патентной охраны, вследствие чего отнесено к категории зависимого изобретения. Примерами таких изобретений можно назвать использование гончарной глины для заживления ожогов; поверхностно-активных веществ для стимулирования роста и развития растений; фенолфталеина (краситель) в качестве слабительного средства, детской соски-пустышки для капельного орошения садово-ягодных культур и т.д.
Формула всех таких зависимых изобретений приводится в виде характеристики только его новизны, заключающейся в применении известного объекта по «определенному», ранее неизвестному назначению. Отсюда вытекает, что поскольку промышленная применимость такого изобретения сомнений не вызывает, оценка его патентоспособности проводится только по соответствию условию изобретательского уровня. Как правило, такие изобретения относятся к применению веществ по определенному назначению и значительно реже к устройствам. Что касается способов, они могут изредка затрагивать их лишь косвенным образом. В качестве такого примера В.Ю. Джермакян приводит патент РФ № 2448158, формула изобретения которого включает применение фортелизина для лечения инфаркта миокарда в сочетании со способом его использования при лечении .
Получение патентов на зависимые изобретения нередко используется владельцами патентов на химические вещества (преимущественно на фармацевтические препараты) для периодического продления срока действия основного патента, посредством периодического открытия и патентования известного продукта по определенному, ранее неизвестному назначению. В связи с этим в ряде стран возможность получения патентов на такие зависимые изобретения ограничена дополнительными требованиями. В Индии, например, требуется доказать существенное повышение эффективности продукта, а в Аргентине уже существующий продукт перестает считаться новым, что открывает возможность для производства его дженериков .
На статус зависимого изобретения не влияют никакие обстоятельства, в том числе принадлежность авторства на оба патента (старшего и младшего патента) одному и тому же лицу или обладание обеими патентами одним и тем же лицом, причем такая «зависимость» младшего изобретения от старшего носит односторонний характер. В частности, обладатель младшего патента не может использовать свое изобретение, не затрагивая интересов обладателя старшего патента, тогда как последний может использовать свое изобретение в объеме предоставленных ему прав. Выход из создавшегося положения состоит в заключении перекрестного лицензионного договора между обладателями старшего и младшего патентов. Только в этом случае обладатель патента на зависимое изобретение сможет реализовать предоставленное ему исключительное право на использование своего изобретения.
В большинстве случаев такой лицензионный договор заключается в добровольном порядке, преимущественно путем перекрестного лицензирования, в соответствии с которым каждый из патентообладателей может использовать патент другого на определенных условиях. Важно отметить, что преимущественное право на заключение добровольных лицензионных договоров и получение принудительных лицензий предоставляется, прежде всего, обладателям старшего и младшего патентов. В случае же отказа обладателя старшего патента заключить лицензионный договор, обладателю младшего патента предоставляется право обратиться в суд с иском о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование патента. Такая лицензия может быть выдана, если в соответствии с п. 2 статьи 1362 ГК РФ обладатель младшего патента докажет, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед старшим патентом. В противном случае обладателю младшего патента придется дожидаться прекращения срока действия старшего патента, после которого его зависимый патент превратится в независимый.
Селективные (избирательные) изобретения.
Под селективным изобретением понимается «химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении» . Такое определение обусловлено тем, что известность общей формулы структурно родственных химических соединений, не означает вхождение в них, вновь создаваемых веществ с общими, но не тождественными химическими признаками.
Сходная формулировка понятия селективного изобретения содержится и в евразийском патентном праве, отличие состоит лишь в том, что в нем в качестве селективного изобретения выступает не «химическое», а «индивидуальное соединение». Под таким названием селективное изобретение впервые появилось в принятых в июле 1991г. Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Госпатента СССР, в связи с чем у ряда специалистов появилась точка зрения, что до 1991 г. подобные изобретения не следует рассматривать в качестве охраноспособных .
В соответствии с критериями ЕПВ (Европейское патентное ведомство) селективные изобретения признаются патентоспособными, по отношению к известным веществам, если они относятся к узкой области фармацевтики, достаточно далеки от примеров их известного применения и представляют целенаправленный подбор такого применения, при котором обнаруживаются их непредвиденное воздействие или полезные свойства.
Так, например, если вещество «А» по основному патенту проявляет требуемое действие в диапазоне суточной дозы от 15 до 20 мг., в результате же целенаправленного подбора вдруг обнаруживается, что в диапазоне доз от 1 до 3 мг его действие проявляется в 100 раз сильнее, то тогда такое новшество признается с позиций ЕПВ соответствующим требованиям охраноспособности. В частности, отмеченный диапазон доз (1-3 мг) является узким, далеко отстоит от доз основного патента (15-20 мг.) и выявлен в результате целенаправленного подбора.
Патентование химического вещества в качестве селективного изобретения возможно, если родовая группа соединений описана формулой, содержащей общие параметры, а входящее в родовую группу патентуемое вещество, являясь частным проявлением родовой группы, характеризуется неизвестными свойствами, химической структурой и способом получения. Оценка патентоспособности такого вещества требует детального исследования формулы и описания изобретения, а также рассмотрения примеров получения вещества и достигаемого технического результата. В процессе этой работы полезным может оказаться сопоставительный анализ существенных признаков заявленного вещества с таковыми у прототипа. При этом, если в охватываемом прототипом перечне множества соединений будет найдено патентуемое в качестве селективного изобретения тождественное вещество, то несмотря на неизвестность его физико-химических особенностей и способа получения, оно будет признано непатентоспособным ввиду отсутствия новизны. Это обусловлено тем, что средний специалист способен на основе своих знаний самостоятельно разработать способ получения заявленного вещества.
Получение защиты на селективное изобретение посредством патентования способа получения вещества, подпадающего под общую формулу родовой группы химических соединений возможно в отношении высокомолекулярных органических веществ при условии, что средний специалист не может самостоятельно без привлечения изобретательских решений найти способ получения такого вещества. Эти решения могут характеризоваться существенными изменениями технологических параметров способа получения вещества, в том числе посредством применения ранее отсутствующих параметров (давление, температура, время, рН среды, соотношение исходных компонентов, применение нового катализатора). Понятно, что предложенные решения должны обладать новизной, быть неочевидными для среднего специалиста и обеспечивать коммерчески приемлемый выход конечного продукта .
Селективное изобретение в сфере применения известного химического вещества по определенному назначению будет признано охраноспособным, если его существенные признаки не известны из существующего уровня техники и благодаря которым достигается неожиданный технический результат. Так, например, если в отношении заявленной гербицидной композиции для уничтожения корневищных сорняков, состоящей из соединений группы А и соединений группы Б эксперт обнаружит публикацию о применении такой композиции в аналогичных целях, то это станет причиной отказа в предоставлении охраны. Однако, если заявитель докажет, что композиция из двух конкретных соединений «а» и «б», взятых из соединений групп А и Б обладает неожиданным для специалиста синергизмом, значительно лучшим проникновением в ткани и корневища сорняков и длительным стерилизационным эффектом, то данную композицию следует считать отвечающей условиям патентоспособности.
Споры о патентоспособности селективных изобретений касаются в основном их соответствия критерию новизны. С одной стороны, химическое соединение подпадает под общую структурную формулу группы известных соединений, вследствие чего не обладает новизной. Но, с другой стороны, оно не описано в общедоступных источниках информации, как специально полученное и исследованное на предмет наличия у него новых неизвестных свойств в качественном или количественном отношении. С этих позиций, поскольку такие свойства известного соединения ранее не были раскрыты, оно по аналогии с применением вещества по определенному назначению обладает новизной. Отмеченные особенности дают определенные основания считать селективные изобретения не самостоятельным видом изобретений, а разновидностью зависимых изобретений, хотя в таком качестве они пока специалистами не рассматриваются.
В этой связи представляет интерес уточнение В.Ю. Джермакяна о том, что «селективное изобретение» представляет собой условное обозначение химического соединения с новыми полезными свойствами, полученного методом селекции (выбора) из числа ему подобных химических веществ. Нередко, чтобы избежать мнения экспертизы об отсутствии новизны заявители патентуют не сами химические вещества, а способ их получения или применения по определенному назначению, посредством которого селективные изобретения приобретают косвенную охрану. Особенно это относится к веществам с новыми полезными свойствами, полученными, например, в результате структурной или зеркальной изомерии.
Из вышеприведенного следует, что селективные изобретения относятся в основном к способам получения химических соединений или к их применению по новому назначению. Объем получаемых при этом исключительных прав на изобретение существенно ниже, чем при патентовании нового химического вещества в сочетании со способом его получения. Основной принцип, в соответствии с которым селективное изобретение может быть признано отвечающим требованиям новизны состоит не в том, что оно квалифицировано как селективное, а в том, что известность общего (родовая группа химических соединений) не порочит новизны частного (индивидуального соединения) .
В этой связи нельзя не упомянуть точку зрения А.В. Михайлова, согласно которому проблема селективных изобретений на самом деле рождена из «бумажной пены» и потому носит надуманный характер. В частности, по его мнению, в отличие от остальных изобретений селективные изобретения не могли бы получать правовую охрану, в случае если бы к ним применялись общие для других категорий изобретений подходы к оценке патентоспособности. Но поскольку такого подхода нет, то согласно отчету Европейской комиссии по фармацевтическому сектору, это является причиной того, что в период с 2000 по 2007 г. 93% заявок, находящихся на рассмотрении классифицированы, как селективные изобретения, а 84% выданных патентов отнесены к категории селективных изобретений.
В результате вместо разработки по-настоящему прорывных препаратов наблюдается переключение фармацевтических компаний на инкрементальные (постепенные, пошаговые) инновации, являющиеся своего рода «бумажной химией». Осознание этой проблемы привело к тому, что ЕПВ стало применять крайне специфические подходы к новизне и изобретательскому уровню селективных изобретений в области химии, направленные на ограничение их патентования.
Что касается американского законодательства, оно вообще не содержит какого-либо специфического подхода к селективным изобретениям. В их отношении применяются те же подходы, что и к остальным изобретениям, что позволяет исключить создание привилегированных условий для создателей селективных изобретений в области химии по отношению к остальным изобретателям. В частности, при оценке новизны химических соединений в США применяется доктрина неотъемлемости, в соответствии с которым заявленное соединение не будет признано новым, если оно было известно до даты приоритета изобретения, независимо от того, по какому назначению оно применялось, и были ли известны его свойства, описанные в заявке .
Дискуссии среди различных специалистов в отношении оценки новизны селективных изобретений и, следовательно, их патентоспособности пока не привели к устраивающему стороны результату. Противники предоставления селективным изобретениям патентной охраны полагают, что с их помощью достигается существование так называемых «вечнозеленых, обходных» патентов, благодаря которым становится возможной патентная монополизация лекарственных средств и ограничение рынка дженериков. Такая ситуация, когда вместо отжившего свой срок патента, обретает вторую жизнь новый модифицированный патент, иногда действительно наблюдается.
Выход из этого положения видится в нескольких направлениях. Один из них – это подача возражения против действия модернизированного патента, если признаки защищаемого им изобретения действительно не соответствуют требованиям патентоспособности. Однако в том случае, если патент выдан в полном соответствии с нормами закона аннулировать его действие будет практически невозможно. Еще один путь – это в соответствии со статьями 1239 и 1362 ГК РФ получение принудительных лицензий. Но этим путем пользуются, как правило, неохотно ввиду необходимости производства периодических платежей за использование чужого новшества. Другой путь — это отмена запрета параллельного импорта, что позволит ввозить из-за рубежа введенные в торговый оборот нужные лекарственные средства. Но здесь тоже свои сложности, связанные с впадением в зависимость от иностранных поставщиков, в том числе в отношении цен на поставляемую продукцию.
Еще один вариант решения проблемы – это налаживание производства отечественных дженериков на базе закончившего свое действие патента, не затрагивая новые признаки в модернизированном патенте. Однако такой путь связан с проведением собственных длительных и дорогостоящих клинических испытаний, в связи с чем им пользуются неохотно . Наконец возможно радикальное решение задачи посредством изменения патентного законодательства путем его ужесточения вплоть до полного запрета предоставления патентной охраны селективным изобретениям, в том числе техническим решениям, построенным на базе модернизации базового патента.
Беспатентные изобретения
Некоторые из научно-технических достижений, в том числе выполненные на изобретательском уровне по ряду причин не патентуются в качестве изобретений, что однако не означает, что положения действующего российского законодательства не обеспечивают их авторам общеправовую защиту от нарушений имущественных и личных неимущественных прав. В соответствии со ст. 8 (подп. 1.5) ГК РФ права и обязанности граждан и юридических лиц относительно изобретений, в том числе и не запатентованных возникают автоматически «исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства» в силу создания изобретения, как технического решения, информация о котором имеет объективный характер и задокументирована.
Это означает, что гражданин или юридическое лицо обладает правом на охрану, использование и распоряжение беспатентным изобретением (БПИ), в том числе находящимся в режиме ноу-хау с возможностью защитить это право посредством определенных положений гражданского законодательства. При этом, поскольку данное право прямо не урегулировано законодательством, правовой режим БПИ не рассматривается как объект исключительных прав и как категория гражданско-правовых отношений, в связи с чем их охрана лишь опосредованно вытекает из толкования общих начал и смысла законодательства с использованием аналогии норм патентного права, понимаемого в объективном смысле, как «совокупность правовых норм».
К БПИ относятся не прошедшие этап экспертизы заявки на изобретения; отказные изобретения; сохраняемые в режиме секретности изобретения; изобретения, перешедшие в сферу общественного достояния. Данный перечень является неполным и нуждается, кроме того, в раскрытии особенностей правового режима, функциональных характеристик и экономической сущности БПИ.
Согласно имеющимся сведениям, БПИ активно используются хозяйствующими субъектами, в том числе при обмене технологической информацией с зарубежными партнерами, в нематериальных сделках, в торговле знаниями и т.д., причем в ряде случаев поступления от торговли БПИ во много раз превышают доход от патентных сделок по передаче прав на изобретения. Особенно широко БПИ используются в качестве инноваций в предпринимательском секторе экономики зарубежных стран, вследствие чего нередко лежат в основе крупных инновационных проектов, отмеченных престижными наградами. В их числе инновационные материалы, биомедицинская продукция, потребительские товары и промышленные технологии.
Высокая практическая значимость феномена БПИ определяет необходимость разработки в их отношении специального правового режима охраны и защиты прав обладателей и пользователей БПИ в сфере предпринимательской деятельности. При этом, в отличие от традиционных исключительных прав, право на БПИ следует рассматривать как не обеспечивающее юридической монополии значительно усеченное, ограниченное право хозяйствующего субъекта использовать представляющее потребительскую ценность техническое достижение в рыночных условиях.
К числу правовых режимов закрепленных в рамках положений действующего гражданского законодательства, распространяющих свое действие на БПИ относятся режимы конфиденциальной информации (коммерческой тайны), временной правовой охраны изобретения, льготы по новизне, право преждепользования, секреты производства (ноу-хау).
Режим конфиденциальности обеспечивает обладателю БПИ относительную монополию на научно-техническое достижение и возможность его введения в гражданский оборот, что дает возможность увеличить доходы, избежать неоправданных затрат и сохранить положение на рынке. В случае принятия решения о патентовании изобретения вплоть до подачи заявки созданное новшество должно сохраняться в тайне, в том числе посредством получения письменных обязательств от причастных к его использованию работников предприятия о неразглашении существа созданного технического решения, если изобретение является служебным.
Временная правовая охрана БПИ в соответствии с п. 1 ст. 1392 наступает в случае подачи заявки на изобретение в объеме заявленных в формуле изобретения притязаний со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. Режим временной правовой охраны» изобретения отличается от режима исключительного права, отсутствием правомочия запрещать использование заявленного технического решения третьим лицам. Однако в соответствии с п. 3 ст. 1392 ГК РФ третье лицо, использующее заявленное БПИ в период рассмотрения экспертизой заявки выплачивает обладателю временно охраняемого изобретения денежное вознаграждение после получения им патента. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. К сожалению, российское законодательство пока не содержит нормы о возможности заключения лицензионного договора на предоставление права использования технического решения в период рассмотрения экспертизой заявки, что ограничивает возможности правообладателя в коммерциализации созданного технического решения.
Охрана БПИ в виде льготы по новизне предоставляется на основании п. 3. ст. 1350 ГК РФ, в соответствии с которой официальное раскрытие автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно относящейся к изобретению информации не является обстоятельством порочащим новизну изобретения, если заявка на выдачу патента подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия этой информации.
БПИ может охраняться также на основании предусмотренного ст. 1361 ГК РФ права преждепользования, в соответствии с которым лицо, которое до даты приоритета изобретения, добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование этого изобретения без расширения объема такого использования, причем данное право может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
Если же будет принято решение о сохранении БПИ в режиме ноу-хау, тогда обязанность сохранения его в тайне возлагаются на самого обладателя производственного секрета и лиц, состоящих с ним в каких-либо правоотношениях, связанных с использованием этого секрета. Данный режим исключает свободный доступ третьих лиц на законном основании к производственному секрету и требует принятия обладателем ноу-хау разумных мер для предотвращения утечки сведений о сущности охраняемого секрета. Однако конкуренты по полученным косвенным сведениям либо путем исследования содержащего ноу-хау продукта могут сами прийти к разгадке охраняемого секрета. В этом случае п. 4 ст. 1229 ГК РФ предусматривает возможность одновременного обладания одним и тем же ноу-хау разными лицами. Несмотря на такую реальную опасность утраты производственного секрета, данная разновидность охраны БПИ в режиме ноу-хау получает все большее признание, как метод ведения бизнеса в России и за рубежом, особенно в случаях заключения лицензионного договора на использование лицензиатом запатентованного новшества, использование которого требует одновременной передачи лицензиату ноу-хау в виде БПИ .
Использованная литература:
1. Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Ерёмченко О.А., Цветкова Л.А. Кураков Ф.А., Анализ потоков технологического знания в России и в мире – M. : Издательский Дом «Дело» РАНХиГС. – 2018
2. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. – Раздел 1.7. «Применение» как форма изложения патентной формулы, а не самостоятельный объект изобретения. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – M., 2013.
3. Зеленин А., Патракеев С. Малахов Б. Зависимые изобретения. О сложных «отношениях» оригиналов и дженериков // Корпоративный юрист. – № 8, 2014
4. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 316
5. Вестфаль Т. Зависимые патенты, избирательные изобретения. // Патентный поверенный – № 4, 2009. – С. 49-52
6. Веселицкая И.А. Селективные изобретения. // Патентный поверенный. – № 5, 2005. – С. 14-21
7. Джермакян В.Ю. «Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Сентябрь № 13, 2016. – С. 77-82
8. Михайлов А.В. Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Декабрь 2016. – № 14. – С. 58-70
9. Джермакян В.Ю. Мифы о «вечнозеленых» патентах и селективных изобретениях // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – № 3, 2017. – С. 8-16
10. Шлойдо Г. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринимательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – № 12, 2016. – С. 7-20