1.3.2. Ноу-хау
Существует множество определений ноу-хау. Английское выражение «know how» («знаю, как») довольно часто встречается в публикациях экономической тематики. Между тем, ноу-хау – это один из объектов интеллектуальной собственности (ОИС) как технического, так и нетехнического характера.
Объединённое Международное Бюро по Защите Интеллектуальной Собственности (BIRPI) в ст. 53/1 Образцового Закона об Изобретениях для Развивающихся стран описывает ноу-хау как производственные процессы или знания, относящиеся к использованию и применению промышленных методов. [39]. Пол Мэтли, Генеральный Докладчик международной Ассоциации Защиты промышленных прав (IAPIP), даёт в «Хрониках промышленной собственности» следующее определение: «Ноу-хау состоит из знания и опыта, приобретённых при практическом применении техники». [39].
Если обобщить, то ноу-хау – это информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности.
Таким образом, в зависимости от конкретных обстоятельств ноу-хау может состоять для конкретного изделия или категории изделий, из технической информации в целом, либо части её, необходимых для проектирования, производства, эксплуатации, ремонта или маркетинга изделия или изделий, либо отдельных элементов их, либо сочетания того и другого. Если речь идёт о конкретных методах или процессах, ноу-хау может представлять собой определённую техническую информацию, необходимую для разработки и использования упомянутых изделий или процессов в целом, равно как и часть её.
Ноу-хау входит в группу объектов промышленной собственности (ОПС). В данном случае мы имеем дело с ноу-хау технического характера. Патентование здесь нецелесообразно, поскольку речь идёт о заявках на ОПС до открытой публикации, а также о технологических секретах, методиках проведения экспериментов, секретах производства, результатах НИОКР, отчётах по НИОКР, протоколах испытаний, рецептуре, технической, конструкторской и технологической документации, конструкторских «изюминках», спецификации, рационализаторских предложениях, проектах и схемах планировки зданий, сооружений, территорий, медицинских секретах, услугах типа инжиниринга. В качестве объектов ноу-хау могут рассматриваться также материалы заявок на выдачу патентов Российской Федерации: на изобретения, на полезные модели и на промышленные образцы, по которым ещё не сделаны выкладки и не было публикаций.
Если мы имеем в виду ноу-хау нетехнического характера, то это коммерческие и финансовые секреты, результаты оценок стоимости ОИС и определения цен лицензии, картотеки клиентов и поставщиков, базы данных о ценах купли-продажи, схемы (модели) финансовых операций, транспортные схемы, например, наиболее выгодные при купле-продаже, бизнес-планы, социально-психологические секреты, методики проведения и результаты социологических опросов, научные теории, методики расчётов, математические методы и модели, алгоритмы для ЭВМ, методы организации и управления хозяйством, условные обозначения, расписания, правила, методы выполнения умственных операций и др.
Взаимоотношения, связанные с использованием ноу-хау в нашей стране, регулируются статьями 138 и 139 части 1 Гражданского кодекса РФ. Ноу-хау – это экономический актив, и для того, чтобы этим активом воспользоваться, владельцу необходимо обладать определённым уровнем научных и технических знаний и умений. Понятие «ноу-хау» часто употребляют как синоним важной технической новинки. Однако ноу-хау – это, скорее, секрет производства. Он помещается, как правило, в переданной по лицензии технической документации, в консультациях и обучении покупателя лицензии при освоении нового производства. [16].
Техническая информация как составляющая ноу-хау может включать в себя в зависимости от конкретных обстоятельств:
– изделия, образцы, незарегистрированные проекты, оборудование и механизмы, аппаратуру, запасные части, инструменты, специальные принадлежности и др.;
– техническую информацию – формулы, расчёты, планы, рисунки, непатентованные изобретения и др.;
– указания – примечания по проекту, производству или эксплуатации того или иного изделия или процесса, специфике его производства или указания по его эксплуатации, указания технологического характера, пояснения к ним, данные относительно организации работы (рекомендации по вопросам подбора зданий и помещений, план-схемы предприятий, циклы производства и методы контроля, экономические расчётные данные).
В настоящее время более 90% создателей и обладателей ноу-хау – предпринимателей, банкиров, страховщиков, отечественных и иностранных инвесторов, работников научно-технической, социальной и других сфер экономики страны – не владеют необходимыми и достаточными знаниями в области квалификации научных достижений в качестве ноу-хау, организации системы мер по сохранению конфиденциальности информации о них, расчёта цены ноу-хау и использования её в процессе хозяйственной деятельности.
Так, например, при приватизации научно-технического центра гиганта промышленности России – акционерного общества «АвтоВАЗ» (Тольятти) в его начальной цене и уставном фонде практически не были учтены стоимости (цены) базовых ноу-хау, годами создаваемых многотысячным коллективом этого центра, на которые были затрачены миллиарды рублей. Не учтена цена ноу-хау и в стоимости имущества другого приватизированного автогиганта России – акционерного общества «ЗИЛ» (Москва). В результате начальные цены этих предприятий и доля в их уставных фондах стоимости нематериальных активов оказались значительно заниженными, не отражающими полную стоимость научно-технического потенциала их трудовых коллективов.
Юридическая защита ноу-хау. В отличие от патентованного изобретения, для ноу-хау ни национальной, ни международной особой юридической защиты не предусмотрено; нормативные документы такого рода нигде не зарегистрированы и не изданы. Если ноу-хау не носит закрытого характера, оно не может быть защищено, подобно патенту, чья защита юридически гарантирована. Однако в случае незаконного раскрытия ноу-хау его владелец, не отказываясь от гарантированных ему договором возможностей и действуя в рамках существующего законодательства, вправе обратиться и за судебной защитой, а именно: подать иск о возмещении убытков и, возможно, применении к нарушителю судебных мер, в том числе и запретительного характера, как средство противодействия неблаговидной конкуренции, либо наложение штрафа и т.д.
Пока патентоспособное изобретение не запатентовано, оно рассматривается как ноу-хау, что не исключает последующей подачи заявки на патент в соответствии с существующим патентным законодательством. Причины, по которым ноу-хау не запатентовано, могут быть различными:
– изобретение не всегда патентоспособно (изобретательный элемент недостаточен, область исключена согласно действующему законодательству и т.д.);
– ноу-хау может и следовать за патентом; опыт, приобретённый промышленным использованием патента, может вызвать появление дополнительного ноу-хау, которое может или не может быть запатентовано;
– ноу-хау может служить заменой патента, если приоритет отдан секретности, а не безопасности.
Что касается секретности, то ноу-хау обычно состоят из множества элементов, один или даже несколько из которых носят секретный характер, что повышает экономическую ценность ноу-хау и придаёт особый юридический характер его передаче. Секретность не всегда постоянна, о подобной информации известно не обязательно одному лицу. Но пока она не стала всеобщим достоянием, её владельцы пользуются определённым преимуществом по отношению к своим конкурентам. Но оно временное, а потому подталкивает владельцев как можно дольше сохранять секретность.
Права на ноу-хау могут быть переданы обладателем другому лицу, желающему их использовать. Основой такой передачи служит любой подходящий договор о передаче прав на ОИС. После выдачи патента договор трансформируется в обычный лицензионный договор, регистрируемый в Роспатенте.
Передача ноу-хау может осуществляться двумя основными путями: внесением имущественного права на ноу-хау в качестве вклада в уставный фонд предприятий различных форм собственности (например, акционерных обществ или совместных с иностранными участниками предприятий), а также предоставлением лицензий.
На практике отдельные предприятия – обладатели ноу-хау преждевременно разглашают сущность ноу-хау (после чего заключение коммерческого соглашения о переуступке на них прав теряет смысл) или передают их безвозмездно (фактически дарят, не подозревая об этом), например, совместным предприятиям, организуемым с их участием. Как правило, это происходит из-за недооценки значимости ОПС, которыми они располагают.
Одним из определяющих коммерческих условий, влияющих на позиции сторон во время переговоров о передаче ноу-хау, является коммерческая тайна. Специалисты в области технологического сотрудничества отмечают, что ценность коммерческой тайны как товара возрастает обратно пропорционально объёму информации, получаемой потенциальным покупателем до заключения соглашения (договора, контракта). Важно заранее определить объём сведений, который может заинтересовать партнёра в предлагаемых ноу-хау, но не позволить воспользоваться этой информацией безвозмездно.
Полная или частичная конфиденциальность ноу-хау как товара и объекта коммерческой тайны может достигаться, с одной стороны, путём широкого ознакомления специалистов, участвующих в разработке ноу-хау, с составом (сущностью) и особенностями полного их объёма. С другой стороны, патентные подразделения организаций и экспертные комиссии должны чётко контролировать материалы для открытой публикации, сообщений и докладов на любых (в том числе и в вышестоящих организациях) совещаниях, конференциях, материалы для демонстрации и переговоров с возможными лицензиатами.
В отдельных организациях практикуется заключение предварительных (опционных) соглашений, при которых будущий лицензиат за определённое вознаграждение знакомится с частью ноу-хау, чтобы оценить целесообразность закупки лицензии, и в случае отказа от покупки гарантирует обеспечение конфиденциальности полученной информации и соблюдения коммерческой тайны.
Контракт на передачу ноу-хау определяет сроки и условия, на которых ноу-хау передаётся от Доверителя к Цессионарию. Цессионарий в контракте на передачу ноу-хау обычно желает приобрести техническую информацию, которой не располагает, минуя метод проб и ошибок. Обычно он ожидает получить и выгоду от использования ноу-хау, позволяющую достичь ему того или иного качественно нового уровня. Доверитель же, передавая ноу-хау, стремится приобрести от Цессионария нечто взамен, обычно в денежном выражении. Иногда он заинтересован в сотрудничестве с Цессионарием на промышленной или коммерческой основе.
Особые риски: для обеих сторон передача ноу-хау сопряжена с целым комплексом более сложных проблем, нежели если бы речь шла о патенте, передаче авторского права или лицензионном соглашении. Доверитель может опасаться, что, в случае разглашения секрета Цессионарием или кем-нибудь из его подчинённых или коллег, он не сможет рассчитывать на какое-либо адекватное возмещение. Кроме того, он не всегда готов принять предложение Цессионария, даже невзирая на заверения последнего о благоприятных перспективах совершаемой сделки, если не уверен до конца в возможностях Цессионария в чисто техническом плане (например, отсутствие у Цессионария того или иного оборудования).
Но и Цессионарий, стремящийся использовать ноу-хау ради того, чтобы догнать или даже превзойти своих конкурентов в той или иной технической области, также может испытывать опасения по поводу того, что тайна – сегодня тайна, а завтра уже перестанет быть таковой, либо просто не верить, что сумеет воплотить идею ноу-хау на практике. Иными словами, он не располагает прочным фундаментом для определения истинной ценности преимуществ, масштабы которых ему неизвестны.
Проблемы передачи ноу-хау на национальном уровне усугубляются на международном отсутствием чётко регламентированных в международных конвенциях по защите ноу-хау условий, почти повсеместным отсутствием специальных национальных законов по вопросам передачи и раскрытия ноу-хау. Если же подобные законы кое-где и существуют, они зачастую разительно отличаются друг от друга. Следовательно, сторонам надлежит проявлять чрезвычайную осмотрительность при выборе партнёров.
Иногда возникает необходимость в аннулировании контрактов по передаче ноу-хау. Например, в случае изменения той или иной стороной идентичности или утрате ими эффективного контроля вследствие слияний, объединений и т.п. [16]. Впоследствии могут иметь место и дальнейшие риски, так как при наличии даже самых честных намерений партнёров в контракте по передаче ноу-хау всегда содержится ряд специфических моментов, которые не следует упускать из виду. Во-первых, это безотзывной характер передачи: завладев ноу-хау, Цессионарий просто не сможет забыть предмет ноу-хау или же возвратить его во всей полноте Доверителю. Во-вторых, временной фактор: изначально не известно, как долго ноу-хау сохранит свою ценность. Это зависит от быстрого развития технологий, когда различные ноу-хау становятся всеобщим достоянием.
Следует отметить, что некоторые патентонезащищённые технологии становятся лёгкой добычей «интеллектуальных пиратов», а также недобросовестных партнёров. Причина коренится в отсутствии единой государственной концепции правовой базы, «что мешает эффективно работающим предприятиям и предпринимателям в работе с главным богатством экономики – интеллектуальной собственностью». [39].
Для того, чтобы обеспечить эффективное использование ноу-хау, целесообразно зарегистрировать приоритет авторов интересных разработок. А механизм защиты исключительных прав – это, в свою очередь, ноу-хау соответствующих специалистов, занимающихся вопросами охраны прав на ИС.